Ferill 233. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.
1996. – 1066 ár frá stofnun Alþingis.
121. löggjafarþing. – 233 . mál.
338. Frumvarp til laga
um vörumerki.
(Lagt fyrir Alþingi á 121. löggjafarþingi 1996.)
I. KAFLI
Almenn ákvæði.
1. gr.
Einstaklingar og lögaðilar geta öðlast einkarétt á vörumerki samkvæmt ákvæðum laga þessara . Vörumerki eru sérstök auðkenni fyrir vöru eða þjónustu til að nota í atvinnustarfsemi.2. gr.
Ekki er unnt að öðlast vörumerkjarétt á tákni sem sýnir eingöngu lögun sem leiðir af eiginleikum vöru, lögun sem er nauðsynleg vegna tæknilegs hlutverks vöru eða sem miðar annars að öðru en því að auðkenna hana.
3. gr.
Vörumerki, sem ekki telst uppfylla skilyrði laga þessara um skráningu, getur ekki skapað vörumerkjarétt með notkun. Þó getur vörumerki, sem ekki telst uppfylla skilyrði laganna um sérkenni við upphaf notkunar, skapað vörumerkjarétt ef merkið öðlast sérkenni við notkun.
4. gr.
Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr., um eins eða svipaða vöru eða þjónustu, getur eigandi vörumerkis einnig bannað notkun þess fyrir annars konar vöru eða þjónustu ef vörumerkið er vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis.
Án samþykkis eiganda vörumerkis er óheimilt að vísa til merkisins þegar seldir eru varahlutir eða annað fylgifé vöru, enda sé það gert á þann hátt að ætla megi að fylgifé sé frá eiganda komið eða hann hafi gefið samþykki sitt til notkunar merkisins.
5. gr.
6. gr.
Hafi eigandi vörumerkis markaðssett vöru eða þjónustu sem nýtur vörumerkjaréttar eða heimilað slíkt getur hann ekki síðar hindrað notkun, sölu, leigu, innflutning, útflutning eða annars konar dreifingu vörunnar eða þjónustunnar.
7. gr.
Vernd skráðs vörumerkis hefst á umsóknardegi eða upphafsdegi forgangsréttar, sbr. 17. og 18. gr.
8. gr.
9. gr.
10. gr.
11. gr.
Þeim sem vanrækir skyldur sínar skv. 1. mgr. ber að kosta leiðréttingu sem birt skal á þann hátt er sanngjarnt þykir.
II. KAFLI
Skráning vörumerkja.
12. gr.
13. gr.
Þegar kveða skal á um hvort merki hafi nægjanlegt sérkenni skal líta til allra aðstæðna og þó einkum til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merkið hefur verið í notkun.
14. gr.
Þrátt fyrir ákvæði 4.–8. tölul. má skrá merki ef samþykki eiganda vörumerkis eða annarra rétthafa liggur fyrir.
Óheimilt er að skrá vörumerki fyrir vín og sterka drykki sem fela í sér landfræðileg heiti á vínum og sterkum drykkjum nema varan sé upprunnin frá viðkomandi stað.
15. gr.
Vörumerkjaréttur sá, er menn öðlast við skráningu, nær ekki til þeirra hluta merkis sem ekki er heimilt að skrá eina sér.Ef sérstök ástæða er til að ætla að skráning merkis geti valdið vafa um það hve víðtækur vörumerkjaréttur er má við skráninguna undanskilja berum orðum vernd á einstökum hlutum þess.
Komi síðar í ljós að þá hluta merkis, sem undanskildir hafa verið vernd, megi að réttu lagi skrá má skrá slíka hluta merkis, eða merkið sjálft, án þeirra takmarkana er um getur í 2. mgr.
16. gr.
Greining í vöru- og þjónustuflokka ákveður ráðherra og auglýsir.
17. gr.
Ef um gagnkvæma réttarvernd er að ræða getur ráðherra ákveðið með reglugerð að ákvæði 1. mgr. eigi einnig við um umsóknir sem lagðar hafa verið inn í ríkjum sem ekki eru aðilar að Parísarsamþykktinni eða samningnum um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar.
18. gr.
19. gr.
Ef umsókn um skráningu vörumerkis er ekki í samræmi við ákvæði laga eða Einkaleyfastofan telur að aðrar tálmanir leiði til þess að synja beri um skráningu skal umsækjanda send rökstudd synjun og jafnframt veittur frestur til að skýra mál sitt. Að loknum þeim fresti tekur Einkaleyfastofan að nýju afstöðu til umsóknarinnar.20. gr.
Sé höfðað mál til staðfestingar rétti til vörumerkis er heimilt að fresta meðferð hjá Einkaleyfastofunni.
21. gr.
22. gr.
Ef andmæli koma fram gegn skráningu vörumerkis athugar Einkaleyfastofan skráninguna að nýju í samræmi við ákvæði 19. gr. Eiganda skráningar skal tilkynnt um andmælin og gefinn kostur á að tjá sig um þau.
Taki Einkaleyfastofan andmæli ekki til greina skal formlegur úrskurður þess efnis kynntur andmælanda og eiganda skráningar.
Taki Einkaleyfastofan andmæli til greina skal formlegur úrskurður um ógildingu skráningar merkis, að hluta til eða öllu leyti, kynntur andmælanda og eiganda skráningar.
23. gr.
Ef umsókn um skráningu vörumerkis sem byggir á forgangsrétti skv. 17. eða 18. gr. er lögð inn eftir að sambærilegt merki hefur verið skráð, og Einkaleyfastofan telur að umsóknin hefði staðið í vegi fyrir skráningunni, skal tilkynna eiganda hins skráða vörumerkis um þetta og gefa honum kost á að tjá sig um málið. Verði umsóknin sem byggir á forgangsrétti samþykkt skal ógilda skráninguna að hluta til eða öllu leyti.
Ákvæði 1. mgr. á einnig við þegar Einkaleyfastofan fær tilkynningu þar sem farið er fram á að alþjóðleg skráning gildi hér á landi og ljóst er að sú skráning hefði staðið í vegi fyrir skráningu merkis sem sótt var um eftir að hin alþjóðlega skráning öðlaðist gildi hér, sbr. 59. gr.
24. gr.
25. gr.
Ef eigandi að skráðu vörumerki hefur ekki innan fimm ára frá skráningardegi notað vörumerkið hér á landi fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir eða hafi slík notkun ekki átt sér stað í fimm ár samfellt má ógilda skráninguna með dómi, sbr. 28. gr., nema gildar ástæður séu fyrir því að notkun á vörumerkinu hefur ekki átt sér stað.
Ef vörumerki er notað í annarri útfærslu en greinir í vörumerkjaskrá, þó þannig að um sé að ræða óveruleg frávik sem ekki raska aðgreiningarhæfi þess eða ef merkið hefur verið sett á vörur hér á landi sem eingöngu eru ætlaðar til útflutnings eða á umbúðir þeirra, skal leggja slíkt að jöfnu við notkun skv. 1. mgr.
Ef vörumerki er notað af öðrum en eiganda, en með samþykki hans, skal leggja þá notkun að jöfnu við notkun eiganda.
Skráning verður þó ekki afmáð ef notkun á merki hefur hafist eftir lok fimm ára tímabilsins en áður en krafa um ógildingu kemur fram. Ef krafa um ógildingu er ekki lögð fram fyrr en þrír mánuðir hið skemmsta eru liðnir frá lokum fimm ára tímabilsins en eigandi merkis hefur hafið eða tekið aftur upp notkun þess á síðustu þremur mánuðum áður en krafa um ógildingu kom fram skal slík notkun ekki hafa áhrif á kröfu um ógildingu, enda hafi eiganda merkis verið kunnugt um að krafan mundi koma fram er hann hóf undirbúning að notkun þess.
Hafi notkunarskyldu verið fullnægt fyrir hluta af þeim vörum eða þjónustu er vörumerkið var skráð fyrir skal ógildingin ekki taka til þess hluta skráningarinnar.
26. gr.
Samkvæmt umsókn eiganda merkis verður skráning endurnýjuð til tíu ára hverju sinni, talið frá lokum hvers skráningartímabils.
27. gr.
Telji Einkaleyfastofan umsókn fullnægjandi skal endurnýjun færð í vörumerkjaskrá og birt í ELS-tíðindum. Ef umsókn telst ekki fullnægjandi ber að senda umsækjanda tilkynningu um það og veita honum ákveðinn frest til þess að lagfæra umsóknina.
Hafi umsókn um endurnýjun ekki verið lögð inn innan þess frests sem um getur í 1. mgr. fellur skráning merkisins úr gildi.
III. KAFLI
Afnám skráningar.
28. gr.
Skráningu er enn fremur unnt að fella úr gildi með dómi ef vörumerki:
29. gr.
Einkaleyfastofan er réttur sóknaraðili í málum samkvæmt ákvæðum 13. gr., 1.–3. tölul. 1. mgr. 14. gr., 25. gr. og 2. mgr. 28. gr.
30. gr.
Áður en Einkaleyfastofan afmáir skráningu eftir kröfu skv. 1. mgr. ber að senda eiganda vörumerkis tilkynningu og gefa honum kost á að tjá sig innan þriggja mánaða. Slíka tilkynningu ber að senda með sannanlegum hætti. Ef ekki er vitað um heimilisfang eiganda vörumerkis ber að auglýsa tilkynninguna í Lögbirtingablaðinu. Gefi eigandi sig ekki fram við Einkaleyfastofuna innan fyrrgreinds frests ber að afmá merkið úr skránni.
31. gr.
32. gr.
IV. KAFLI
Sérreglur um skráningu erlendra vörumerkja.
33. gr.
Umsækjanda, sem hvorki rekur starfsemi hér á landi né er búsettur í ríki sem er aðili að Parísarsamþykktinni um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar eða að samningnum um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar (WTO), ber að sanna að hann hafi fengið samsvarandi merki skráð í heimalandi sínu fyrir þær vörur eða þjónustu sem umsókn hans tekur til.
Ef um gagnkvæma réttarvernd er að ræða getur ráðherra ákveðið að ákvæðum 1. mgr. um skyldu til að sanna skráningu í heimalandi skuli ekki beitt.
34. gr.
35. gr.
Hafi umboðsmaður ekki verið tilnefndur eða segi hann af sér umboðsmennsku ber eiganda merkis að bæta úr því innan frests sem Einkaleyfastofan ákveður. Ef ekki er vitað um heimilisfang eiganda merkis skal birta tilkynningu um frestinn í ELS-tíðindum. Ef umboðsmaður samkvæmt framangreindu er ekki tilnefndur áður en frestur er úti skal merkið afmáð úr skránni.
V. KAFLI
Framsal, leyfi o.fl.
36. gr.
Framselji einhver atvinnustarfsemi sína eignast framsalshafi vörumerki sem henni tilheyra, nema um annað hafi verið samið.
37. gr.
Þar til framsal er tilkynnt telst sá eigandi merkis sem síðast var skráður eigandi þess.
38. gr.
Eigandi að skráðu vörumerki getur veitt öðrum leyfi til að nota merkið í atvinnuskyni (nytjaleyfi). Nytjaleyfi getur verið almennt eða sérstakt og tekið til allra eða takmarkaðra hluta vöru eða þjónustu sem vörumerki er skráð fyrir.Eigandi að skráðu vörumerki getur krafist vörumerkjaréttar fram yfir rétt nytjaleyfishafa brjóti hann ákvæði nytjaleyfissamnings varðandi gildistíma, leyfilega útfærslu merkis, hvar og hvernig má nota það eða ákvæði er varða gæði vöru eða þjónustu er leyfishafi býður fram undir merkinu. Leyfishafi getur því aðeins framselt rétt sinn að um það hafi verið samið.
Eigandi vörumerkis eða leyfishafi getur, gegn ákveðnu gjaldi, farið fram á að nytjaleyfi verði fært í vörumerkjaskrá og birt í ELS-tíðindum. Sami háttur skal á hafður er nytjaleyfi fellur úr gildi. Einkaleyfastofan getur hafnað því að færa inn nytjaleyfi ef talið er að notkun leyfishafa á merkinu geti leitt til hættu á ruglingi.
39. gr.
Hafi réttur að skráðu vörumerki verið veðsettur eða aðför gerð í honum skal þess getið í vörumerkjaskrá ef eigandi merkis, veðhafi eða gerðarbeiðandi óskar.VI. KAFLI
Bann gegn notkun villandi vörumerkja.
40. gr.
Sama á við ef vörumerki er annars villandi, eigandi þess notar það á villandi hátt eða einhver annar með hans samþykki.
Einkaleyfastofan, svo og hver sá sem hagsmuna hefur að gæta, getur höfðað mál samkvæmt þessari grein.
VII. KAFLI
Réttarvernd.
41. gr.
Unnt er að krefjast lögbanns við athöfn sem þegar er hafin eða er sannanlega yfirvofandi og brýtur eða mun brjóta gegn vörumerkjarétti.42. gr.
Notkun vörumerkis, sem er andstæð ákvæðum laga þessara, má banna með dómi.Sá sem af ásetningi brýtur gegn vörumerkjarétti skal sæta sektum. Eftir atvikum getur refsing verið varðhald eða fangelsi í allt að þrjá mánuði.
Sektir samkvæmt lögum þessum má gera jafnt lögaðila sem einstaklingi. Lögaðila má ákvarða sekt án tillits til þess hvort sök verður sönnuð á starfsmann lögaðilans. Hafi starfsmaður lögaðila framið brot á lögum þessum eða reglum settum samkvæmt þeim má einnig gera lögaðilanum sekt, enda sé brotið drýgt til hagsbóta fyrir lögaðilann eða hann hefur hagnast á brotinu. Lögaðili ber ábyrgð á greiðslu sektar sem starfsmaður hans er dæmdur til að greiða vegna brota á lögum þessum, enda séu brot tengd starfi hjá lögaðilanum.
Mál samkvæmt þessari grein skulu rekin í samræmi við reglur um meðferð opinberra mála.
43. gr.
Þeim sem hagnast á broti gegn vörumerkjarétti, án þess að um ásetning eða gáleysi sé að ræða, er skylt að greiða hæfilegt endurgjald. Bætur þessar mega þó aldrei vera hærri en ætla má að nemi hagnaði hins bótaskylda af brotinu.
44. gr.
45. gr.
46. gr.
Höfði leyfishafi mál ber honum að tilkynna það leyfissala. Vanræksla í þessu efni varðar frávísun máls.
VIII. KAFLI
Alþjóðleg skráning vörumerkja.
47. gr.
Einkaleyfastofan veitir viðtöku umsókn um alþjóðlega skráningu vörumerkis hér á landi og annast alþjóðlegar skráningar.
48. gr.
49. gr.
Umsókn skal skila skriflega til Einkaleyfastofunnar á þar til gerðu eyðublaði. Umsókn skal vera á ensku og í henni skal tilgreina hvert merkið er, með mynd ef við á, og fyrir hvaða vöru eða þjónustu merkið óskast skráð. Einnig skal greina frá nafni eða heiti á atvinnustarfsemi umsækjanda. Fyrir móttöku og meðhöndlun umsókna skal greiða tilskilið gjald.50. gr.
Ef ósamræmis gætir skal umsækjanda tilkynnt um það og honum veittur frestur til að koma athugasemdum eða leiðréttingum á framfæri. Berist engar athugasemdir frá umsækjanda innan tilskilins frests telst umsókn hans afturkölluð en ef ósamræmis gætir enn þrátt fyrir athugasemdir hans er Einkaleyfastofunni heimilt að neita að framsenda umsóknina til alþjóðaskrifstofunnar.
Þegar samræmi er með þeim upplýsingum sem um getur í 1. mgr. skal Einkaleyfastofan senda staðfestingu á því, ásamt alþjóðlegu umsókninni, til alþjóðaskrifstofunnar. Í staðfestingunni skal geta um umsóknardag og númer þeirrar landsumsóknar, og skráningar ef við á, sem alþjóðlega umsóknin byggist á.
51. gr.
52. gr.
Telji Einkaleyfastofan ekkert því til fyrirstöðu að alþjóðleg skráning vörumerkis gildi hér á landi skal hún birt í ELS-tíðindum. Þar skal getið þeirrar dagsetningar sem alþjóðaskrifstofan hefur ákveðið sem skráningardag alþjóðlegu skráningarinnar.
53. gr.
Eftir að Einkaleyfastofan hefur móttekið andmæli sendir hún tilkynningu til alþjóðaskrifstofunnar um að skráningin öðlist ekki gildi þegar í stað hér á landi, ásamt rökstuðningi fyrir andmælunum.
Eiganda alþjóðlegrar skráningar er heimilt að tjá sig um andmælin innan tilskilins frests og skal hann þá tilnefna umboðsmann skv. 35. gr.
Andmælanda og eiganda alþjóðlegrar skráningar skal tilkynnt um úrskurð Einkaleyfastofunnar þegar hann liggur fyrir.
Þegar endanleg niðurstaða liggur fyrir tilkynnir Einkaleyfastofan alþjóðaskrifstofunni um hana. Ef andmæli eru tekin til greina er skráningin felld úr gildi hér á landi að öllu leyti eða að hluta. Niðurstöðu þessa skal birta í ELS-tíðindum.
54. gr.
Ef bæði alþjóðleg og landsbundin skráning er í gildi hér á landi fyrir sama vörumerki, í eigu sama aðila, og skráningarnar ná til sömu vöru, skal alþjóðlega skráningin koma í stað hinnar síðarnefndu og fylgir henni þá sami réttur og áður gilti um landsbundnu skráninguna.
Geta skal um breytingu skv. 1. mgr. í vörumerkjaskrá og hún birt í ELS-tíðindum.
55. gr.
Falli alþjóðleg skráning að hluta til eða öllu leyti úr gildi fellur hún með sama hætti úr gildi hér á landi. Tilkynning um slíkt skal færð í vörumerkjaskrá og hún birt í ELS-tíðindum.
56. gr.
Þegar fimm ár eru liðin frá skráningardegi alþjóðlegrar skráningar heldur skráningin gildi sínu hér á landi þrátt fyrir að skráning eða umsókn, sem hefur verið grundvöllur alþjóðlegu skráningarinnar, falli úr gildi.
57. gr.
Upplýsingar skv. 1. mgr. skulu færðar í vörumerkjaskrá og birtar í ELS-tíðindum.
58. gr.
Upplýsingar skv. 1. mgr. skulu færðar í vörumerkjaskrá og birtar í ELS-tíðindum.
59. gr.
60. gr.
61. gr.
62. gr.
IX. KAFLI
Ýmis ákvæði.
63. gr.
Ákvörðunum og úrskurðum Einkaleyfastofunnar samkvæmt lögum þessum geta aðilar máls áfrýjað til áfrýjunarnefndar innan tveggja mánaða frá þeim degi er ákvörðun var tekin. Innan sama frests skal greiða áfrýjunargjald. Berist greiðsla ekki innan tilskilins frests skal vísa áfrýjuninni frá.Nefnd þriggja manna, áfrýjunarnefnd, er ráðherra skipar, skal úrskurða í ágreiningsmálum. Ráðherra skipar formann nefndarinnar til þriggja ára í senn og skal hann vera lögfræðingur með sérþekkingu á hugverkarétti. Aðra nefndarmenn skipar ráðherra til að úrskurða í einstökum ágreiningsmálum.
Ef aðilar máls óska úrskurðar dómstóla ber þeim að höfða mál innan þriggja mánaða frá þeim degi sem Einkaleyfastofan eða áfrýjunarnefnd tók ákvörðun sína.
64. gr.
65. gr.
66. gr.
Lög þessi raska ekki gildi eldri vörumerkjaskráninga þótt vörumerkin fullnægi ekki skilyrðum laganna til þess að verða skráð sem ný vörumerki.
Um vörumerki sem skráð eru samkvæmt eldri lögum kemur tilgreining á vöru eða þjónustu, sem um ræðir í 12. gr., ekki til framkvæmda fyrr en skráning er endurnýjuð.
67. gr.
Með umsóknir sem berast Einkaleyfastofunni fyrir gildistöku laga þessara skal farið eftir eldri lögum.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Hinn 2. júní 1995 skipaði iðnaðar- og viðskiptaráðherra starfshóp til að endurskoða ákvæði laga um vörumerki, nr. 47/1968, með síðari breytingum. Starfshópurinn skyldi við endurskoðunina taka mið af þjóðréttarlegum skuldbindingum samkvæmt samningnum um hið Evrópska efnahagssvæði. Einnig var hópnum falið að meta hvort rétt væri að gera aðrar breytingar á lögum um vörumerki, m.a. með hliðsjón af þeirri réttarþróun sem átt hefur sér stað á þessu sviði annars staðar á Norðurlöndum.
Í starfshópinn voru skipuð lögfræðingarnir Ásgeir Einarsson, formaður, Ásta Valdimarsdóttir og Hafdís Ólafsdóttir, ritari.
Starfshópurinn komst að þeirri niðurstöðu að nauðsynlegt væri að endurskoða vörumerkjalögin í heild sinni, enda hafa þau staðið nær óbreytt frá árinu 1968. Voru í því sambandi höfð til hliðsjónar vörumerkjalög annarra Norðurlandaþjóða sem tekið hafa miklum breytingum á síðustu árum. Dönsku vörumerkjalögin, sem tóku gildi 1. janúar 1992, voru helsta fyrirmyndin. Einnig var tekið mið af því að samkvæmt EES-samningnum skal Ísland frá 1. janúar 1997 fylgja eftir ákvæðum bókunar frá 27. júní 1989 við Madridsamninginn um alþjóðlega skráningu vörumerkja frá 14. apríl 1891. Þá var og tekið tillit til þess hluta ákvæða samningsins um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar (WTO) sem fjallar um hugverkarétt í viðskiptum (TRIPS), viðauka 1c.
Starfshópurinn sendi nokkrum aðilum drög að frumvarpinu og óskaði eftir athugasemdum þeirra, Félagi umboðsmanna vörumerkja og einkaleyfa, Einkaleyfastofunni, Samtökum iðnaðarins, Samtökum um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar (SVESI), Félagi íslenskra hugvitsmanna, Verslunarráði Íslands, Útflutningsráði Íslands og Erlu S. Árnadóttur hrl., formanni áfrýjunarnefndar í einkaleyfa- og vörumerkjamálum.
Helstu nýmæli.
Frumvarp þetta felur í sér ný og breytt efnisatriði varðandi vernd vörumerkja. V eigamestu nýmælin eru annars vegar ákvæði um alþjóðlega skráningu vörumerkja og hins vegar reglur um breytta málsmeðferð. Ákvæði um alþjóðlega skráningu ættu að geta orðið til verulegra hagsbóta fyrir eigendur vörumerkja en aðild Íslands að slíku skráningarkerfi á sviði vörumerkja leggur jafnframt auknar skyldur á Einkaleyfastofuna sem skráningaryfirvald. Nánar er fjallað um þessi og önnur nýmæli í frumvarpinu:
Alþjóðleg skráning vörumerkja. Vegna þjóðréttarlegra skuldbindinga skal Ísland frá 1. janúar 1997 fylgja eftir ákvæðum bókunar við Madridsamninginn um alþjóðlega skráningu vörumerkja. Bókunin kallar á að tekinn verði inn í vörumerkjalög sérstakur kafli um alþjóðlega skráningu vörumerkja. Um Madridsamninginn og bókunina vísast til ítarlegrar umfjöllunar í næsta kafla um efni frumvarpsins.
Málsmeðferð. Samkvæmt gildandi vörumerkjalögum skal að lokinni rannsókn á umsókn um skráningu vörumerkis birta merkið til andmæla og er ekki heimilt að skrá það fyrr en að liðnum tveggja mánaða andmælafresti. Í frumvarpinu er hins vegar lagt til að umsókn verði skráð og birt strax og fyrir liggur að hún uppfyllir skilyrði laganna en unnt verði að andmæla skráningu eftir birtingu.
Þá er gert ráð fyrir að bæði umsækjandi og andmælandi geti áfrýjað úrskurðum Einkaleyfastofunnar til áfrýjunarnefndar en heimild í gildandi lögum er takmörkuð við umsækjanda.
Skráning og notkun. Vörumerkjarétt er unnt að öðlast með skráningu, markaðsfestu eða notkun. Í frumvarpinu er hins vegar miðað við að vörumerkjaréttur geti stofnast með skráningu vörumerkis eða notkun. Vörumerkjaréttur getur því stofnast við upphaf notkunar en það er þó háð því skilyrði að merki uppfylli skilyrði laganna um sérkenni.
Tilgreining vöru og þjónustu. Vörumerki ber samkvæmt gildandi lögum að skrá í sérstaka vöru- og þjónustuflokka sem innihalda ýmsar tegundir vöru og þjónustu. Í frumvarpinu er hins vegar á því byggt að umsækjandi þurfi að tilgreina nákvæmlega hvaða vörur og þjónustu hann hyggst auðkenna með merki sínu. Ekki verður lengur heimilt að tilgreina eða „taka frá“ heila vöru- eða þjónustuflokka.
Hugtakanotkun. Vörumerkjaskrárritari annast skráningu vörumerkja samkvæmt gildandi vörumerkjalögum. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að Einkaleyfastofan taki við hlutverki vörumerkjaskrárritara í samræmi við núverandi framkvæmd. Stofnunin var sett á laggirnar með auglýsingu nr. 187/1991 og hefur það hlutverk að sjá um framkvæmd laga og alþjóðasamninga er varða hugverkaréttindi á sviði iðnaðar.
Efni frumvarpsins.
Frumvarpinu er skipt í níu kafla. Í I. kafla eru almenn ákvæði. Í 1.–6. gr. er m.a. skilgreint hverjir geti öðlast einkarétt á vörumerki, þ.e. vörumerkjarétt. Þá er þar að finna upptalningu á algengustu tegundum vörumerkja og sérstaklega kveðið á um hvernig vörumerkjaréttur geti stofnast, annars vegar með skráningu merkis og hins vegar með notkun, sem einnig er nánar skilgreind. Einnig er tilgreint hvað felst í vörumerkjarétti en sá réttur er einkaréttur og því getur eigandi vörumerkis bannað öðrum notkun þess að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Þá er að finna sérstök ákvæði um takmörkun á vörumerkjarétti. Í 7.–10. gr. eru ákvæði varðandi „eldri“ og „yngri“ rétt og í 11. gr. er sérstök regla um rétt eiganda skráðs vörumerkis þegar vörumerki hans er birt í orðabókum, handbókum, o.fl.
Í II. kafla er fjallað um skráningu vörumerkja. Eins og rakið er hér að framan getur vörumerkjaréttur stofnast með tvennum hætti, við skráningu merkis eða notkun þess. Í kaflanum, sem og III. og IV. kafla, eru ákvæði sem eingöngu varða skráningu vörumerkja. Ákvæðin taka bæði til forms og efnis.
Í III. kafla frumvarpsins er sérstaklega fjallað um afnám skráningar. Þar er m.a. ákvæði um þau tilvik þegar skráning er felld úr gildi með dómi. Einnig er í kaflanum nýmæli þar sem Einkaleyfastofunni er veitt heimild til að bregðast við því ef starfsemi eiganda vörumerkis hefur verið lögð niður og til að leiðrétta augljós mistök.
Í IV. kafla eru sérreglur um skráningu erlendra vörumerkja hér á landi. Þar eru ákvæði um gagnkvæma vernd í ýmsum ríkjum og einnig er þar að finna svonefnda „telle quelle“ reglu. Þá er og að finna ákvæði um skyldu til að hafa umboðsmann ef eigandi vörumerkis á ekki lögheimili hér á landi. Ákvæði þessa kafla verður að skoða m.a. í ljósi ákvæða Parísarsamþykktarinnar um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar.
Í V. kafla eru ákvæði um framsal á rétti til vörumerkis og skyldu til skráningar á slíku framsali auk ákvæða um nytjaleyfi.
Í VI. kafla er ákvæði um bann gegn notkun villandi vörumerkja og er það ákvæði til fyllingar ákvæðum 14. gr., einkum 2. tölul. 1. mgr., sbr. og 28. gr. Þá er talin vera þörf á slíku ákvæði með hliðsjón af ákvæðum V. kafla um framsal vörumerkja, leyfi o.fl.
Í VII. kafla er fjallað um réttarvernd. Þar er m.a. ákvæði um lögbann og ákvæði um að sá sem brýtur gegn vörumerkjarétti skuli sæta sektum eða eftir atvikum varðhaldi eða fangelsi. Einnig er í kaflanum ákvæði um skaðabótaskyldu.
Í VIII. kafla er fjallað um alþjóðlega skráningu vörumerkja og eru ákvæði hans nýmæli.
Í bókun 28 við samninginn um hið Evrópska efnahagssvæði er kveðið á um ýmsa alþjóðasamninga á sviði hugverkaréttinda sem Ísland skal gerast aðili að. Í 2. mgr. 5. gr. bókunarinnar kemur fram að Ísland skuldbindi sig frá 1. janúar 1997 til að fylgja eftir bókuninni við Madridsamninginn um alþjóðlega skráningu vörumerkja frá 14. apríl 1891.
Alþjóðahugverkastofnunin (WIPO) hefur yfirumsjón með framkvæmd Madridsamningsins og bókunarinnar við hann. Aðild að samningnum eða bókuninni felur það í sér að aðilar í hlutaðeigandi ríkjum geta lagt inn umsókn um skráningu í einu aðildarríki og síðan tilnefnt önnur sem þeir óska eftir að veiti merkinu vernd. Þetta verður þó aðeins gert að uppfylltum nánari skilyrðum. Alþjóðleg skráning getur sparað eiganda vörumerkis bæði útgjöld og fyrirhöfn sem fylgir því að skrá vörumerki í einstökum ríkjum.
Í Madridsamningnum frá árinu 1891 eru ákvæði sem ýmis ríki hafa átt erfitt með að fella sig við og hafa einungis 46 ríki gerst aðilar að samningnum (október 1996). Gagnrýnt hefur verið það skilyrði alþjóðlegrar skráningar að umsækjandi hafi þegar fengið vörumerki sitt skráð í því ríki þar sem hann hyggst leggja inn umsókn sína. Þá hefur það verið gagnrýnt að einungis er gert ráð fyrir einu tungumáli sem nota má í samskiptum aðildarríkja samningsins og alþjóðaskrifstofunnar sem starfar á vegum Alþjóðahugverkastofnunarinnar, þ.e. frönsku, og ýmsir hafa verið óánægðir með reglur um gjöld og fresti. Með bókuninni við Madridsamninginn er reynt að bæta úr þeim ágöllum sem taldir eru vera á samningnum.
Bókunin við Madridsamninginn er frá 27. júní 1989. Til þess að bókunin öðlaðist gildi þurftu fjögur ríki að staðfesta hana, þar af eitt sem aðild á að Madridsamningnum. Það skilyrði var uppfyllt um síðustu áramót og tók bókunin gildi 1. janúar 1996. Þann 18. janúar samþykkti þing Madridsambandsins reglur sem bæði varða Madridsamninginn og bókunina. Þessar reglur tóku gildi 1. apríl 1996 og frá þeim tíma hófst framkvæmd samkvæmt bókuninni.
Þegar hafa 12 ríki gerst aðilar að bókuninni (október 1996) en á næstunni er búist við að aðildarríkjum fjölgi til muna. Með bókuninni er komið á nýju alþjóðlegu skráningarkerfi vörumerkja, sambærilegu því sem verið hefur í gildi samkvæmt Madridsamningnum. Skráningarkerfi þessi verða notuð hlið við hlið en munu ekki skarast, þ.e. þegnar ríkis sem eingöngu er aðili að Madridsamningnum geta ekki látið alþjóðlega skráningu merkis síns ná til ríkis sem eingöngu er aðili að bókuninni við samninginn. Samkvæmt bókuninni þarf sá sem sækir um alþjóðlega skráningu vörumerkis að vera eigandi vörumerkjaumsóknar eða skráningar í því ríki þar sem hann leggur inn umsóknina. Auk þess þarf umsækjandi að vera ríkisborgari eða búsettur í landinu eða reka þar virka atvinnustarfsemi. Það ríki sem tekur við umsókn sendir hana síðan til alþjóðaskrifstofunnar, en samkvæmt bókuninni getur hvert aðildarríki valið á milli þess að nota frönsku eða ensku í samskiptum sínum við alþjóðaskrifstofuna. Þá hafa andmælafrestir verið lengdir miðað við fresti samkvæmt Madridsamningnum, gildistími skráningar er styttur úr tuttugu árum í tíu ár og nánari reglur hafa verið settar um gjaldtöku.
Í IX. kafla er að finna ýmis ákvæði, m.a. almenna heimild til að skjóta málum til áfrýjunarnefndar, ákvæði um skipan nefndarinnar, ákvæði um rétt manna til að kynna sér efni vörumerkjaskrárinnar gegn gjaldi, heimild fyrir ráðherra til að setja reglugerð, gildistökuákvæði og ákvæði um tengsl eldri laga og yngri.
Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Í greininni er skilgreint hverjir geti öðlast einkarétt á vörumerki, þ.e. vörumerkjarétt. Í samræmi við norræna löggjöf og framkvæmd hér á landi er lagt til að heimild til að skrá vörumerki verði ekki takmörkuð við atvinnurekendur eins og hefur verið gert heldur nái til allra einstaklinga og lögaðila. Vörumerki þarf hins vegar að nota í viðskiptum eða atvinnustarfsemi samkvæmt ákvæðum greinarinnar og leiðir það af eðli vörumerkja. Með atvinnustarfsemi er hér átt við starfsemi sem er óháð formi eignarhalds og án tillits til þeirrar vöru, þjónustu eða réttinda sem verslað eða sýslað er með gegn endurgjaldi.
Ekki er gerð krafa um að vörumerki hafi verið tekið í notkun þegar við skráningu þess né er farið fram á upplýsingar um notkun eða ætlaða notkun í tengslum við skráningu. Notkunarskylda er hins vegar til staðar eftir að vörumerki hefur verið skráð í fimm ár, sbr. athugasemdir við 25. og 28. gr.
Réttur til vörumerkis er einkaréttur sem felur í sér að eigandi getur bannað öðrum að nota merkið að uppfylltum nánari skilyrðum, sbr. athugasemdir við 4. gr.
Krafan um að vörumerki skuli vera sérstakt auðkenni er grundvallaratriði í vörumerkjarétti. Markmið vörumerkjaréttar er tvíþætt. Annars vegar er markmiðið að veita þeim sem stunda viðskipti þá réttarvernd að þeir geti auðkennt vörur sínar svo að viðskiptavinir þekki þær frá vörum annarra. Hins vegar hefur vörumerki auglýsingargildi og getur haft söluhvetjandi áhrif á neytendur. Því er mikil áhersla lögð á að merki séu ekki villandi fyrir almenning.
Ógerlegt er að hafa tæmandi talningu á því hvað þarf til þess að auðkenni sé nægilega greinilegt, enda er slíkt matsatriði í hverju tilviki. Við matið er gengið út frá því meginsjónarmiði að merki séu ekki svo lík að hætt sé við að neytendur villist á þeim. Sjá nánar um sérkenni merkja í athugasemdum við ákvæði 1. mgr. 2. gr., 2. mgr. 3. gr. og 13. gr.
Um 2. gr.
Í 1. mgr. segir að vörumerki geti verið hvers konar sýnileg tákn sem eru til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra. Þá eru þar taldar upp helstu tegundir tákna sem geta fallið undir vörumerkjahugtakið.
Orðið tákn hefur hér víðtæka merkingu og er lagt til að miða skuli við hvers konar sýnileg tákn. Það er m.a. gert með hliðsjón af ákvæðum samnings um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar (WTO) sem fjallar um hugverkarétt í viðskiptum (TRIPS), viðauka 1c. Þar er gert ráð fyrir að aðilar geti sett það skilyrði að tákn séu sýnileg (á ensku visually perceptible).
Í ákvæðinu er að finna upptalningu á algengustu tegundum tákna. Í 1. tölul. eru vígorð sérstaklega nefnd, en vígorð verða að fullnægja sömu skilyrðum og önnur skráningarhæf orð, þ.e. að vera svo sérkennileg að almenningur festi þau sér í minni sem auðkenni á sérstakri vöru eða þjónustu frá ákveðnum aðila. Þá eru í 2. tölul. nefndir bók- og tölustafir. Slík tákn verða einnig, sem og önnur tákn samkvæmt ákvæðinu, að fullnægja því skilyrði að hafa sérkenni og aðgreiningareiginleika, sbr. athugasemdir við 13. gr.
Í 2. mgr. er að finna dæmi um hvenær tákn eru þess eðlis að ekki sé unnt að öðlast vörumerkjarétt á þeim. Ákvæðið tekur til sömu aðstæðna og ákvæði gildandi laga þar sem kveðið er á um að vörumerkjaréttur nái ekki til þeirra hluta vörumerkis sem aðallega miða að því að gera vöruna, búnað hennar eða umbúðir hagkvæmari í notkun eða miða annars að öðru en að auðkenna hana. Hér er reglan sett fram að danskri fyrirmynd en ákvæðið er talið nauðsynlegt með hliðsjón af því að unnt er að öðlast vörumerkjarétt á útliti, búnaði og umbúðum vöru.
Um 3. gr.
Í greininni er kveðið á um hvernig vörumerkjaréttur getur stofnast, annars vegar með skráningu merkis og hins vegar með notkun. Um skráningu vörumerkja vísast til athugasemda við II.–IV. kafla.
Hér á landi hefur framkvæmdin verið sú að vörumerkjaréttur hefur verið talinn geta stofnast við upphaf notkunar en ekki verið gert að skilyrði að markaðsfestu hafi verið náð. Litið hefur verið til danskrar framkvæmdar í þessu efni. Í dönsku vörumerkjalögunum, sem tóku gildi 1. janúar 1992, var lögfest sambærilegt ákvæði því sem hér er lagt til. Ákvæði um markaðsfestu, sem er að finna í gildandi lögum, er því sleppt. Ef aðili getur sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki er vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin á sér sannanlega stað, sbr. þó ákvæði 2. mgr.
Vernd vörumerkis sem fengin er með notkun er efnislega hin sama og vernd skráðra merkja. Annað mál er að sönnunarbyrði um notkun merkis hvílir á þeim sem telur sig njóta réttarverndar og þar er aðstöðumunur.
Í 2. mgr. kemur fram að vörumerki, sem ekki uppfylla skilyrði frumvarpsins til skráningar, geta ekki skapað vörumerkjarétt með notkun. Þannig getur enginn skapað sér vörumerkjarétt með notkun á merki sem er andstætt lögum eða til þess fallið að villa um fyrir mönnum, sbr. 14. gr., svo að dæmi séu tekin. Þá verður að hafa í huga að vörumerki verða að hafa til að bera ákveðin sérkenni svo að þau geti talist hæf til skráningar, sbr. 13. gr. Því er ekki unnt að öðlast vörumerkjarétt við upphaf notkunar ef merki fullnægir ekki skilyrðum þeirrar greinar. Þrátt fyrir þetta er heimilt að nota merkið. Með víðtækri notkun getur vörumerki síðan öðlast sérkenni og skapað vörumerkjarétt. Dæmi um vörumerki sem þetta ákvæði gæti átt við er t.d. orðið Kvöldblaðið. Fyrir blað sem kæmi út á kvöldin teldist orðið ekki uppfylla skilyrði vörumerkjalaga um sérkenni. Ef merkið væri hins vegar notað í mörg ár og næði þannig útbreiðslu og festu á markaði yrði að telja að eigendur þess gætu skapað sér einkarétt á nafninu í krafti notkunar.
Um 4. gr.
Í 1. mgr. er kveðið á um hvað felst í vörumerkjarétti og kemur til skoðunar grundvallaratriðið um bann við notkun vörumerkja sem rugla má saman.
Samkvæmt ákvæðinu geta aðrir en eigandi vörumerkis ekki heimildarlaust notað í atvinnustarfsemi sinni tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans ef notkunin tekur til sömu eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til, sbr. 1. tölul., og hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum, sbr. 2. tölul. Skilyrði 1. og 2. tölul. þurfa því bæði að vera uppfyllt.
Ákvæði 1. tölul. skal skoða í því samhengi að þegar sótt er um skráningu vörumerkis skal tilgreina nákvæmlega fyrir hvaða vöru eða þjónustu merki óskast skráð, sbr. athugasemdir við 12. gr. Við túlkun á ákvæði 2. tölul. skal líta til þess að það er heildarmynd merkis sem meiru ræður þegar meta skal hvort villast megi á merkjum en einstakir hlutar þess. Það er sjónarmið hins almenna neytanda í þessu efni sem hafa ber í huga við slíkt mat. Þó ber að hafa hugfast að yfirleitt hefur neytandi aðeins annað merkið fyrir augum þannig að tækifæri gefst ekki til samanburðar. Sjónlíking merkja er það sem einkum skiptir máli við mat á hættu á ruglingi en að því er varðar einstök orð eða orðasambönd kemur hljóðlíking ekki síður til greina. Einnig ber að hafa hliðsjón af merkingu orða.
Í 2. mgr. er gert ráð fyrir sérstakri vernd fyrir vörumerki sem eru vel þekkt hér á landi. Ákvæðið tekur mið af svonefndri „Kodak“-kenningu og hefur að geyma undantekningu frá meginreglu 1. mgr. Ekki er skilyrði að um vísvitandi ágengni sé að ræða af hálfu þess sem notar slíkt vel þekkt merki.
Ákvæði 3. mgr. tekur til þess að stundum ber svo við að annar en eigandi skráðs vörumerkis framleiðir og/eða selur varahluti (aukahluti) eða annað fylgifé sem nota má í tengslum við þá vöru sem vörumerkjarétturinn nær til. Eðlilegt má telja að sá sem býður varahlut eða varahluti til sölu megi skýra frá tengslum hans við aðalhlutinn. Hins vegar verður að koma í veg fyrir að almenningur megi álíta varahlutinn kominn frá þeim sem á vörumerkjaréttinn. Rétt þykir að þetta komi skýrt fram í lögunum, sbr. m.a. orðalagið „að vísa til“ en ekki „að nota“.
Um 5. gr.
Í greininni er skilgreint hvað felst í notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi. Með því er afmarkað upphaf vörumerkjaréttar, sbr. ákvæði 3. gr., og einnig hvenær notkun annarra en eiganda merkis yrði talin óheimil. Hér er þó ekki um tæmandi talningu að ræða, t.d. getur munnleg notkun á vörumerki einnig komið til álita. Ákvæðið nær til vöru og þjónustu.
Ákvæði 1. tölul. tekur til merkis sem sett er á vöru eða umbúðir hennar. Óheimil notkun á merki annars manns, sem felst í því að setja merkið á vörur eða umbúðir án leyfis, er eitt algengasta brot gegn vörumerkjarétti. Þegar merki er notað með þessum hætti án leyfis getur eigandi þess gripið til þeirra réttarúrræða sem mælt er fyrir um í VII. kafla um réttarvernd og vísast hér til athugasemda við þann kafla.
Ákvæði 3. tölul. um útflutning vöru er ætlað að ná til þeirra tilvika þegar vara, sem framleidd er hér á landi og einungis ætluð til útflutnings, er auðkennd með skráðu vörumerki og sú notkun merkisins er án samþykkis eiganda þess. Slíkt á við þó að varan sé eingöngu ætluð til sölu á mörkuðum sem vörumerkjarétturinn nær ekki til.
Í 4. tölul. er fjallað um notkun merkis í auglýsingum, bréfhausum eða á annan sambærilegan hátt. Hér er átt við alla hugsanlega notkun í auglýsingum, óháð eðli auglýsingamiðils.
Um 6. gr.
Í 1. mgr. er að finna reglu sem felur í sér takmörkun á vörumerkjarétti. Samkvæmt henni getur eigandi vörumerkis ekki bannað öðrum að nota í atvinnustarfsemi sinni það sem talið er upp í 1. og 2. tölul., að því tilskildu að notkunin sé í samræmi við góða viðskiptahætti. Notkun telst ekki í samræmi við góða viðskiptahætti ef t.d. kaupendur vöru mega ætla að sá sem notar merki sé hinn rétti eigandi þess, að sérstakt samningssamband sé milli aðila eða notkunin sé með öðrum hætti viðurkennd af eiganda.
Ákvæði 2. mgr. hefur að geyma reglu sem tekin hefur verið upp í ýmis lög á sviði hugverkaréttar. Hér er kveðið á um það sem kalla mætti réttindaþurrð eða tæmingu réttinda (á dönsku konsumption og ensku exhaustion of rights). Reglan varðar rétt eiganda vörumerkjaréttar til að stjórna frekari markaðssetningu á grundvelli einkaréttar síns. Eftir að vara sem auðkennd er með merki er komin á markað fyrir atbeina eða með samþykki eiganda þess getur hann ekki haft frekari áhrif á markaðssetningu vörunnar, sölu, leigu, inn- eða útflutning eða annars konar dreifingu.
Réttindaþurrð getur verið landsbundin, svæðisbundin eða ótakmörkuð, þ.e. náð til alls heimsins. Í löggjöf ýmissa ríkja er réttindaþurrð eingöngu talin eiga við innan viðkomandi ríkis. Samkvæmt Evrópurétti hefur landfræðileg afmörkun hins vegar verið talin geta valdið viðskiptahindrunum og því hefur réttindaþurrð verið talin ná til allra ríkja Evrópusambandsins. Samkvæmt samningum um hið Evrópska efnahagssvæði ber einnig að afnema landfræðilega afmörkun réttindaþurrðar í löndum EFTA.
Hingað til hefur réttindaþurrð í íslenskum vörumerkjarétti verið talin ná til heimsins alls, án þess að það hafi beinlínis verið tekið fram. Ekki er ætlunin að breyta þeirri reglu hér en til að taka af allan vafa er hún sett skýrt fram í ákvæði 2. mgr.
Um 7. gr.
Í 1. mgr. kemur fram sú almenna regla að eldri réttur á vörumerki gangi framar yngri rétti ef um er að ræða merki sem villast má á. Ákvæðið á við um vörumerki hvort sem þau eru skráð eða ekki. Þessi regla getur þó leitt til réttarskerðingar og því er í 8. og 9. gr. að finna undantekningarákvæði frá henni.
Í 2. mgr. er ákvæði um það tímamark sem rétturinn skv. 1. mgr. miðast við. Samkvæmt því hefst vernd á skráðu vörumerki á umsóknardegi eða á þeim degi sem markar upphaf forgangsréttar, sbr. 17. og 18. gr. Vísast til athugasemda við þær greinar til skýringar á reglunni um forgangsrétt samkvæmt Parísarsamþykktinni.
Notkun vörumerkis án skráningar skapar rétt skv. 1. mgr. á sama hátt og skráning en sönnun fyrir notkun getur reynst torveld.
Um 8. gr.
Hér er kveðið á um að tveir aðilar geta notið vörumerkjaréttar jafnhliða. Reglan byggist á fyrningar- og tómlætissjónarmiðum og gildir bæði þegar skráð vörumerki og eldra óskráð merki rekast á og um merki sem bæði eru skráð.
Sá sem vill öðlast rétt til notkunar eða skráningar yngra merkis verður að vera grandlaus. Í því felst að hann hafi ekki vitað eða mátt vita að eldri réttur til merkisins var þegar til staðar.
Upphaf fimm ára frestsins í ákvæðinu miðast við skráningardag, sbr. og ákvæði 25. gr., en ekki umsóknardag.
Til þess að eigandi eldra merkis njóti réttarverndar er honum almennt settur fimm ára frestur til þess að hefjast handa. Hins vegar geta orðið réttarspjöll ef beðið er svo lengi og því eru ákvæði í 9. gr. til að koma í veg fyrir slíkt.
Um 9. gr.
Þetta ákvæði, eins og ákvæði 8. gr., byggist á því að tómlæti geti valdið réttarspjöllum. Hér er kveðið á um að yngri réttur öðlist vernd ef eigandi eldri réttar hefst ekki handa innan hæfilegs tíma. Fela verður dómstólum að meta hvað telja megi hæfilegan tíma. Réttur eldri rétthafa getur skerst hvort heldur honum er kunnugt um notkun hins nýja merkis eða ekki. Sé honum kunnugt um notkunina verður hann að hefjast handa fyrr, enda gæti það valdið nýjum notanda auknu tjóni ef notkun hans er látin átölulaus. Í þessu sambandi skiptir fimm ára frestur sá sem fjallað er um í 8. gr. ekki máli. Orðalagið „nauðsynlegar ráðstafanir“ felur ekki í sér kröfu um málsókn til þess að verja réttinn. Sem dæmi má nefna að bann gegn notkun eða bréfaskipti um hana nægja. Ef samningar nást ekki eða banni er ekki hlítt verður þó að halda varnaraðgerðum áfram, hugsanlega með málsókn, og þá enn innan „hæfilegs tíma“.
Við beitingu ákvæðisins ber að hafa í huga að nota má heimild 10. gr. til að nema brott úr merki það sem helst getur valdið ruglingi.
Um 10. gr.
Eðlisrök geta leitt til þess að eldri réttur víki að meira eða minna leyti fyrir yngri rétti, sbr. athugasemdir við 8. og 9. gr. Þess verður hins vegar að gæta að vörumerkjalöggjöf verður einnig að standa vörð um almannahagsmuni. Vernd merkja sem villast má á getur orðið til þess að blekkja almenning. Ákvæði þessarar greinar miða að því að bæta hér úr.
Hér er aðeins um heimild að ræða og er matið í höndum dómstóla. Oft mun eldra merki verða talið rétthærra en það er þó ekki einhlítt. Ýmis sjónarmið koma til greina, t.d. ef yngra merki yrði talið sterkara eða verðmeira. Það skiptir og máli hvoru merkinu er auðveldara að breyta og stundum getur lítilfjörleg breyting á báðum merkjunum verið nægjanleg. Oft nægja lita- og/eða leturbreytingar. Þess ber þó að gæta sérstaklega að merki verði ekki breytt á þann veg að það missi sérkenni sitt.
Um 11. gr.
Í greininni er kveðið á um að samkvæmt beiðni eiganda skráðs vörumerkis beri höfundum og útgefendum orðabóka, handbóka, kennslubóka og þess háttar sérfræðirita að gæta þess að merki sé ekki birt nema þess sé jafnframt getið að um skráð vörumerki sé að ræða.
Með ákvæðinu er stefnt að því að koma í veg fyrir að gildi merkis sé rýrt þannig að sérkenni merkisins séu slitin úr tengslum við vöruna í augum almennings. Eigandi merkis getur beint kvörtun sinni að framangreindum aðilum. Tómlæti getur hér sem endranær valdið réttarspjöllum.
Um 12. gr.
Í greininni er kveðið á um að umsókn um skráningu vörumerkis skuli skila til Einkaleyfastofunnar. Einkaleyfastofan er stofnun sem heyrir undir iðnaðarráðherra og sér m.a. um meðferð og skráningu vörumerkja. Stofnunin hefur því tekið við því hlutverki sem vörumerkjaskrárritara er falið í gildandi lögum. Einkaleyfastofan heldur vörumerkjaskrá fyrir landið allt.
Gerð er krafa um að umsókn skuli vera skrifleg en þess er hins vegar ekki krafist að hún sé á sérstöku eyðublaði. Ef um mynd er að ræða þarf hún að vera skýr, bæði til þess að unnt sé að afmarka efni vörumerkjaverndarinnar og með tilliti til birtingar merkisins.
Ef sótt er um skráningu fyrir útlit vöru þarf að koma fram í umsókn hvernig varan lítur út í þrívídd. Slíkt má gera með ljósmynd eða teikningu. Oftast er nægjanlegt að sýna útlit vöru frá einu sjónarhorni með einni mynd en stundum getur verið nauðsynlegt að leggja fram fleiri myndir.
Umsækjandi um skráningu vörumerkis getur verið einstaklingur eða lögaðili. Ekki er skilyrði að umsækjandi sé atvinnurekandi þegar umsókn er lögð inn þó að vörumerki skuli nota í atvinnustarfsemi, sbr. athugasemdir við 1. gr.
Hér kemur einnig fram að geta skuli um þær vörur eða þjónustu sem merki óskast skráð fyrir. Samkvæmt gildandi lögum ber hins vegar að geta um vörutegundir eða vöruflokka. Skráning vörumerkja hér á landi er byggð á Nice-samningum um alþjóðlega flokkun vöru og þjónustu vegna skráningar vörume rkja. Þessari flokkun hefur verið fylgt hér um árabil en aðild Íslands að samningnum miðast við 9. apríl 1995. Samkvæmt sáttmálanum er allri vöru og þjónustu skipt í 42 flokka. Hver flokkur hefur síðan að geyma skylda vöru eða þjónustu. Hingað til hefur verið heimilt að skrá vörumerki fyrir heila vöru- eða þjónustuflokka án nánari tilgreiningar. Jafnframt hefur verið óheimilt að skrá eins eða svipuð vörumerki, í eigu ólíkra aðila, í sama flokk eða flokka sem innihalda skylda vöru eða þjónustu. Í sumum flokkum er þó að finna það ólíka vöru eða þjónustu að eins eða svipuð vörumerki geta ekki talist valda hættu á ruglingi. Vörumerkjum fjölgar stöðugt og m.a. þess vegna er talið rétt að veita aðilum einungis einkarétt á merki sínu fyrir þær vörur eða þjónustu sem merkið er notað fyrir. Með þetta í huga hefur notkunarskylda einnig víða verið lögfest, þar á meðal hérlendis. Því er lagt til að ekki verði lengur unnt að skrá vörumerki í heila flokka heldur verði að tilgreina nákvæmlega vöru eða þjónustu. Síðan verður að meta hverju sinni hvort hætta sé á ruglingi á vörum innan sama flokks.
Umfang vörumerkjaréttar ræðst m.a. af vörumerkinu sjálfu og þeim vörum eða þjónustu sem óskað er skráningar fyrir. Þar sem skráning vörumerkis öðlast gildi frá og með umsóknardegi er ófrávíkjanleg krafa að umfang skráningarinnar sé ljóst strax þegar umsókn er lögð inn. Með hliðsjón af þessu er ekki hægt að rýmka gildissvið umsóknar á síðari stigum þótt alltaf megi þrengja það.
Um 13. gr.
Í greininni er fjallað um almenn skilyrði þess að vörumerki teljist hæf til skráningar. Þessi skilyrði taka til allra tegunda vörumerkja, þ.e. orða, mynda, útlits vöru o.fl.
Í 1. mgr. kemur fram það grundvallarskilyrði að vörumerki þurfi að hafa sérkenni. Þá þurfa vörumerki að hafa aðgreiningareiginleika þannig að hver sem er geti greint vörur eiganda þess frá vörum annarra.
Krafan um aðgreiningarhæfi og sérkenni grundvallast á tveimur sjónarmiðum. Annars vegar að einfaldar myndir, mynd af vörunni sjálfri eða lýsing á henni með almennum orðum er ekki til þess fallin að gefa vörunni sérkenni í huga almennings. Hins vegar er ekki talið réttmætt að einstakir aðilar geti helgað sér almennar lýsingar á vöru. Slíkt mundi takmarka svigrúm annarra til þess að gera grein fyrir vöru sinni. Þessi sjónarmið ber að hafa í huga þegar meta skal hvort merki sé hæft til skráningar. Upptalningin í ákvæðinu er dæmi um þessi sjónarmið en ekki tæmandi. Smávægilegar breytingar á lýsandi orði geta yfirleitt ekki leitt til þess að merki teljist skráningarhæft. Þegar meta skal hvort orð sem fela í sér lýsingu séu nægilega aðgreinandi ber einkum að hafa í huga merkingu þeirra í íslensku máli. Erlend orð koma þó einnig til greina ef þau hafa ákveðna merkingu hjá almenningi. Sem dæmi má nefna orð eins og „extra“ og „super“.
Þá þykir enn fremur rétt að taka tillit til þess að í daglegu lífi eða viðskiptum er víða að finna orð sem ekki verða talin lýsandi fyrir tiltekna vöru eða þjónustu en hafa unnið sér sess í málinu og flestir vita hvað þýða. Í gildandi lögum er ekki að finna ákvæði sem dæma slík merki beinlínis óskráningarhæf. Sem dæmi hér má nefna táknið 100%. Táknið er ekki beinlínis lýsandi fyrir eina tegund vöru eða þjónustu fremur en aðra en felur í sér almenna lýsingu á vöru eða þjónustu og því getur enginn einn aðili öðlast einkarétt á notkun þess.
Þegar meta skal sérkenni merkis er nauðsynlegt að skilja á milli einstakra orða og merkja sem samanstanda af orði og mynd. Oft getur tiltekið orð, sem ekki telst búa yfir nægjanlegu sérkenni, verið talið uppfylla skilyrði ákvæðisins ef það er ritað á sérstakan hátt eða með einhvers konar stílfærslu. Myndir geta einnig talist lýsandi, t.d. merki sem eingöngu er mynd af vörunni sjálfri. Til að útlit vöru eða umbúðir verði skráð sem vörumerki þarf útlitið að vera svo sérstakt að það geti eitt sér auðkennt vöruna. Útlitið þarf því að vera verulega frábrugðið útliti annarrar vöru.
Í 2. mgr. kemur fram að jafnvel þótt merki hafi í upphafi ekki verið talið skráningarhæft geti notkun þess skapað því vernd. Þar skiptir m.a. máli tímalengd notkunar og hversu víðtæk notkunin hefur verið. Þegar vörumerki telst hafa öðlast sérkenni er miðað við að vörumerkjarétturinn nái aðeins til þeirrar vöru eða þjónustu sem það hefur verið notað fyrir og geti því aðeins verið skráð í samræmi við það.
Um 14. gr.
Í greininni eru fyrirmæli um ýmislegt er athuga skal áður en merki er skráð. Ákvæði þessi eru að mestu leyti í samræmi við gildandi vörumerkjalög. 1.–3. tölul. 1. mgr. miða að vernd almennra og opinberra hagsmuna en 4.–7. tölul. varða hins vegar einkum réttindi einstakra aðila.
Í 1. tölul. er kveðið á um vernd ýmissa opinberra merkja í samræmi við ákvæði 6. gr. b (bis) Parísarsamþykktarinnar. Samkvæmt þeirri grein skuldbinda aðildarríki samþykktarinnar sig til að synja skráningu á merkjum sem hafa að geyma skjaldarmerki, fána eða önnur ríkistákn aðildarríkjanna, opinber merki þeirra og stimpla er gefa til kynna eftirlit og ábyrgð. Regla þessi á einnig við um merki eða heiti alþjóðastofnana sem aðildarríkin eiga aðild að. Ekki ber þó að synja um skráningu vörumerkja sem hafa að geyma einhver slík merki eða tákn, eða geta valdið ruglingi, ef hlutaðeigandi ríki eða stofnun hefur veitt samþykki sitt fyrir því. Vakin skal athygli á því að samkvæmt ákvæðinu er vernd opinberra skoðunar- og gæðamerkja í raun minni en annarra opinberra merkja þar sem skilyrði er að merki sé ætlað til nota á sams konar eða svipaðar vörur. Þetta er í samræmi við 2. tölul. 6. gr. b (bis) Parísarsamþykktarinnar. Skv. 3. tölul. (a) 6. gr. b (bis) Parísarsamþykktarinnar skulu aðildarríkin senda hvert öðru, fyrir milligöngu Alþjóðahugverkastofnunarinnar (WIPO), skrá yfir ríkistákn, opinber merki o.fl. sem þau óska eftir að njóti verndar samkvæmt ákvæðinu. Hvert aðildarríki skal veita almenningi aðgang að þessum skrám. Allt frá því að Ísland gerðist aðili að Parísarsamþykktinni hefur þessum skrám verið haldið til haga hjá skráningaryfirvöldum en frá 1. janúar 1996 hafa slíkar tilkynningar verið birtar í ELS-tíðindum, sbr. athugasemdir við 21. gr.
Í 2. tölul. er að finna ákvæði um villandi merki. Mestu skiptir hvort líklegt sé að menn láti blekkjast, t.d. hvað varðar tegund vöru, ástand hennar, magn, notkun, verð, uppruna og framleiðslutíma. Í ákvæðinu er ekki um tæmandi talningu að ræða.
Samkvæmt 3. tölul. er óheimilt að skrá merki sem er andstætt lögum eða allsherjarreglu eða til þess fallið að valda hneyksli. Með „lögum“ er átt við gildandi rétt í landinu, ekki aðeins sett lög og reglugerðir. Ákvæðið tekur til þess tilviks þegar vörumerki telst andstætt lögum og einnig ef notkun merkisins er andstæð lögum eða allsherjarreglu. Líklega mun sjaldan reyna á það hvort merki stríði gegn allsherjarreglu eða hvort það sé til þess fallið að valda hneyksli, en sem dæmi um brot gegn hinu fyrrnefnda má nefna ef merki væri líkt einkennismerki lögreglu eða annarra slíkra yfirvalda.
Samkvæmt ákvæðum 4. tölul. er m.a. óheimilt að skrá merki ef í því felst eitthvað sem gefur tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi. Hugtakið „atvinnustarfsemi“ ber að skýra nokkuð rúmt, sbr. athugasemdir við 1. gr., og er ekki eingöngu átt við séreignarfélög, hlutafélög og önnur félög viðskiptalegs eðlis heldur einnig heiti sjóða, samtaka, safna og opinberra stofnana. Við meðhöndlun umsókna kannar Einkaleyfastofan hvort til séu svipuð heiti á atvinnustarfsemi. Slík könnun getur þó aðeins náð til skráðra heita þó að tekið sé tillit til heita sem eru vel þekkt en ekki skráð, t.d. heita ýmissa opinberra stofnana. Andmæli við skráningu geta þó byggst á heiti sem ekki er skráð. Skilyrði er að um virka atvinnustarfsemi sé að ræða. Hér er miðað við að skráð fyrirtækjaheiti geti ekki staðið í vegi fyrir skráningu vörumerkja ef starfsemi hefur legið niðri í mörg ár. Ákvæði 4. tölul. tekur einnig til nafns og myndar af manni eða fasteign hans. Skilyrði er að nafn fasteignar sé sérkennilegt. Við skýringar á því verður ekki einungis að hafa í huga að nafnið sé sjaldgæft eða sérkennilegt heldur m.a. söguleg og landfræðileg hugartengsl almennings. Nafn manns eða mynd nýtur ekki verndar ef viðkomandi er „löngu látinn“. Talið er rétt að miða við að menn hafi látist fyrir a.m.k. 70 árum og er þá hugsunin sú að ólíklegt sé að mjög nákominn ættingi, svo sem maki eða börn, séu á lífi. Mannanöfn þurfa ekki að vera sérkennileg til að ákvæði þetta eigi við, en ljóst þarf að vera að átt sé við tiltekinn mann. Af þessu má ráða að algeng mannanöfn án auðkenna njóta ekki verndar. Mynd manns eða fasteignar nær til hvers konar mynda.
Í 5. tölul. er vikið að vernd höfundaréttar og hugverkaréttinda. Við skilgreiningu á því hvað telst bókmenntalegt eða listrænt verk er rétt að miða við ákvæði 1. gr. höfundalaga, nr. 73/1972. Enn fremur er það forsenda fyrir því að beita megi þessu ákvæði að höfundaréttur sé enn í gildi, sbr. 43. gr. höfundalaga. Við mat á því hvort um brot er að ræða verður að leggja til grundvallar reglur höfundaréttar. Önnur hugverkaréttindi eru t.d. hönnunarvernd og svæðislýsingar smárása í hálfleiðurum.
Í 4. og 5. gr. frumvarpsins eru ákvæði um megininntak vörumerkjaréttar, þar á meðal bann við því að aðrir noti eins eða svipað vörumerki. Í 6. tölul. þessarar greinar kemur þessi meginregla fram sem bann við skráningu. Ákvæðið tekur bæði til skráðra merkja og merkja sem eru notuð hér á landi. Einkaleyfastofan skal kanna hvort merki kunni að brjóta gegn rétti annarra og í því skyni fara yfir öll vörumerki sem skráð eru í svipuðum flokkum og merki það sem óskað er skráningar fyrir. Að því er notkun varðar getur könnun skráningaryfirvalda ekki verið nákvæm. Þeir sem rétt eiga vegna notkunar verða því að vera á varðbergi og andmæla skráningu merkja ef þeir telja brotið gegn rétti sínum. Skilyrði er að merki sé notað og er ekki nægjanlegt að notkun hafi verið undirbúin. Þótt notkun merkis falli niður í stuttan tíma eða vegna sérstakra atvika missir merkið ekki vernd.
Það er meginregla að vörumerkjaréttur er landsbundinn. Undantekningu frá þessari reglu er að finna í 7. tölul. Samkvæmt ákvæðinu er vörumerkjum, sem teljast vel þekkt (á dönsku vitterlig kendt og á ensku well known), veitt vernd hér á landi. Regla þessi á sér stoð í 6. gr. b (bis) Parísarsamþykktarinnar og verður að túlka hana með hliðsjón af ákvæði samþykktarinnar sem m.a. kveður á um að ekki þurfi að vera um eins merki að ræða heldur nægi t.d. eftirlíkingar og þýðingar.
Í 8. tölul. er að finna ákvæði er varða vörumerki sem skráð hafa verið alþjóðlegri skráningu, sbr. ákvæði VIII. kafla, þ.e. merki sem hafa verið skráð í samræmi við ákvæði bókunar við Madridsamninginn, og Ísland er eitt þeirra ríkja sem skráningunni er ætlað að taka til. Samkvæmt ákvæði 59. gr. getur alþjóðleg skráning í fyrsta lagi öðlast gildi hér á landi frá alþjóðlegum skráningardegi, í öðru lagi frá tilnefningardegi, þ.e. ef Ísland hefur verið tilnefnt eftir að merkið er skráð alþjóðlegri skráningu, og í þriðja lagi frá forgangsréttardegi ef forgangsréttar er krafist. Þegar alþjóðleg skráning hefur verið birt í ELS-tíðindum er ljóst að yfirvöld hér telja ekkert því til fyrirstöðu að skráningin nái til Íslands.
Í 2. mgr. kemur fram að þótt eldri réttur standi í vegi fyrir skráningu beri að heimila hana ef viðkomandi rétthafi veitir samþykki sitt. Þetta ákvæði á við um þau tilvik sem heyra undir 4.–8. tölul. 1. mgr., þar á meðal um alþjóðlega skráð merki. Skv. 2. tölul. 1. mgr. er óheimilt að skrá merki sem geta villt um fyrir mönnum. Ákvæði þessarar málsgreinar verður að skoða í samhengi við þann tölulið. Þó að fyrir liggi samþykki eldri rétthafa vegna tilviks sem fellur undir 4.–8. tölul. 1. mgr. getur merki talist villandi skv. 2. tölul. 1. mgr. og er þá óheimilt að skrá merkið.
Í 3. mgr. er að finna sérstaka reglu er varðar vín og sterka drykki. Ákvæðið er byggt á 2. mgr. 23. gr. samnings um hugverkarétt í viðskiptum (TRIPS). Með hugtakinu „landfræðileg heiti á vínum og sterkum drykkjum“ er átt við heiti sem gefa til kynna að vín eða sterkir drykkir séu upprunnir í ákveðnu landi, héraði eða á nánar tilteknum stað, t.d. Burgundy.
Um 15. gr.
Í greininni er fjallað um þau tilvik þegar hlutar vörumerkis eru undanskildir vernd. Á ensku og fleiri tungumálum er þetta nefnt „disclaimer“ en hér á landi er talað um takmörkun skráningar. Oft er hluti vörumerkis óskráningarhæfur og nýtur því ekki verndar. Eftir að merki hefur verið skráð getur reynt á það hversu víðtækur einkarétturinn er.
Í 1. mgr. segir að vörumerkjaréttur sá sem menn öðlast við skráningu nái ekki til þeirra hluta merkis sem ekki er heimilt að skrá eina sér. Ákvæðið tekur til allra tegunda vörumerkja. Oft eru lýsandi orð hlutar merkis. Þegar enginn vafi er talinn leika á því að hluti vörumerkis sé undanskilinn vernd er ákvæði 1. mgr. talið eiga við. Sem dæmi má nefna ef orðið „kaffi“ kæmi fyrir í vörumerki fyrir kaffi.
Þegar óljóst getur verið hvort einkaréttur nær til hluta merkis er unnt að beita ákvæðum 2. mgr. og skrá merkið með sérstakri takmörkun og taka þannig af allan vafa. Ekki er hægt að gagnálykta á þann veg að ef merki er ekki skráð með takmörkun sé vernd fengin. Merki verður að meta í heild og stundum verða dómstólar að skera úr um hvort einstakir hlutar merkis séu verndaðir.
Hluti merkis sem skortir sérkenni getur öðlast það ríka markaðsfestu við notkun að hann yrði talinn skráningarhæfur síðar. Hafi slíkur hluti verið undanskilinn vernd við skráningu má skv. 3. mgr. skrá hann síðar án slíkrar takmörkunar eða einan sér. Þó að merki í heild sinni hafi náð markaðsfestu með notkun er ekki þar sem sagt að ákvæði 3. mgr. eigi við.
Um 16. gr.
Sú skylda að skrá vörumerki í ákveðna flokka var tekin upp hér á landi með vörumerkjalögum, nr. 47/1968, og samkvæmt reglugerð nr. 1/1969 var skylt að skrá merki í samræmi við flokkaskrá er fylgdi reglugerðinni. Sú flokkaskrá er í samræmi við Nice-samninginn um alþjóðlega flokkun vöru og þjónustu. Vörumerki hafa því verið skráð hér á landi í samræmi við alþjóðlega flokkun frá árinu 1969.
Í 12. gr. er kveðið á um að í umsókn skuli tilgreina þær vörur eða þjónustu sem merki óskast skráð fyrir. Umsækjandi þarf því bæði að tilgreina nákvæmlega vöru eða þjónustu og þá vöruflokka sem varan eða þjónustan fellur undir, sbr. athugasemdir við þá grein.
Um 17. gr.
Í greininni er fjallað um svonefndan forgangsrétt. Ákvæðið byggist á c-lið 1. mgr. 4. gr. Parísarsamþykktarinnar en samkvæmt þeirri grein skal slíkur forgangsréttur gilda um vörumerki í aðildarríkjum samþykktarinnar. Samkvæmt samningnum um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar (WTO), nánar tiltekið 3. mgr. 1. gr. og 1. mgr. 2. gr. í viðauka 1c, samningi um hugverkarétt í viðskiptum (TRIPS), skulu reglurnar um forgangsrétt í Parísarsamþykktinni einnig gilda um umsóknir sem hafa verið lagðar inn í aðildarríki samningsins.
Frestur til að leggja inn umsókn hér á landi og krefjast forgangsréttar er sex mánuðir frá upphaflegum umsóknardegi, að þeim degi frátöldum. Ef síðasta dag frestsins ber upp á helgidag telst fresturinn renna út næsta virka dag.
Skilyrði er að forgangsréttar sé krafist af umsækjanda. Undanfarin ár hefur verið gert ráð fyrir slíkri beiðni á umsóknareyðublaði . Beiðni getur þó verið í öðru skriflegu formi frá hendi umsækjanda.
Umsókn sú, sem forgangsréttur er byggður á, þarf að uppfylla þau skilyrði sem gerð eru í hlutaðeigandi ríki. Umsókn þarf því að hafa verið móttekin en ekki er skilyrði að hún verði skráð.
Flest ríki heims eru annaðhvort aðilar að Parísarsamþykktinni eða samningnum um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar, nema hvort tveggja sé. Væntanlega mun því ekki reyna oft á ákvæði 2. mgr. Krafan um gagnkvæmni felur í sér að tvíhliða samningur hafi verið gerður milli Íslands og hlutaðeigandi ríkis.
Um 18. gr.
Í greininni er fjallað um bráðabirgðavernd fyrir vörumerki sem koma fram á sýningum. Vernd þessi er í samræmi við ákvæði 11. gr. Parísarsamþykktarinnar sem kveður á um að aðildarríki skuli veita vörumerkjum og fleiri réttindum, sem koma fram á opinberum eða opinberlega viðurkenndum alþjóðavörusýningum, bráðabirgðavernd.
Vernd hefst þegar merki kemur fram á sýningu, en verndin lengir þó ekki frest vegna forgangsréttar skv. 17. gr.
Ákvæðið á einkum við um innlendar sýningar en getur þó náð til erlendra sýninga, enda sé um gangkvæman rétt að ræða í hinu erlenda ríki.
Um 19. gr.
Einkaleyfastofan kannar hvort umsókn uppfyllir skilyrði laganna, bæði hvað snertir form og efni. Helstu formskilyrði koma fram í 12. gr. og vísast til athugasemda við þá grein.
Með orðalaginu „aðrar tálmanir“ er veitt heimild til að synja um skráningu, t.d. ef vitað er að umsækjandi er ekki réttur eigandi vörumerkis.
Um 20. gr.
Í greininni er tekið á því hvernig Einkaleyfastofan getur brugðist við ef fram kemur krafa frá þriðja manni sem telur sig eiga betri rétt til vörumerkis en umsækjandi. Sambærilegt ákvæði er að finna í 17. gr. einkaleyfalaga, nr. 17/1991.
Staðhæfing þriðja manns verður að berast á þeim tíma sem umsókn eða skráning er til meðferðar hjá Einkaleyfastofunni. Meðferð umsóknar getur lokið tveimur mánuðum eftir skráningu ef engin andmæli hafa komið fram eða þegar niðurstaða hefur fengist í andmælamáli. Ef máli er skotið til áfrýjunarnefndar telst málinu lokið þegar úrskurður nefndarinnar liggur fyrir.
Í gildandi vörumerkjalögum er ekki að finna ákvæði um hvernig bregðast skuli við slíkum aðstæðum. Yfirleitt er hér um mjög flókin mál að ræða sem geta krafist vitnaleiðslna og því er tryggast að úr slíkum málum verði leyst fyrir dómstólum.
Í 2. mgr. er heimild fyrir Einkaleyfastofuna til að fresta meðferð ef mál varðandi rétt til vörumerkis hefur verið höfðað fyrir dómstólum. Hér er ekki aðeins átt við meðferð umsóknar heldur einnig t.d. andmælamál. Þetta gildir hvort sem ákvæði 1. mgr. eiga við eða aðili hefur höfðað mál af sjálfsdáðum.
Um 21. gr.
Í greininni er kveðið á um að þegar umsókn telst fullnægja gerðum kröfum um skráningu skuli skrá merki og birta. Samkvæmt gildandi vörumerkjalögum skal birta umsókn um vörumerki til andmæla að lokinni rannsókn og er ekki heimilt að skrá merki fyrr en að liðnum tveggja mánaða andmælafresti. Andmæli berast einungis í fáum tilvikum og því þurfa flestir umsækjendur að bíða í tvo mánuði eftir skráningu vörumerkis síns. Vegna þessa hefur víða verið tekin upp sú regla að skrá vörumerki fyrir birtingu og heimila andmæli eftir skráningu. Þær skráningar, sem verða ógiltar vegna andmæla, eru síðan birtar.
Þá er hér er einnig að finna ákvæði um að vörumerki skuli birt í sérstöku blaði sem Einkaleyfastofan gefur út. Í gildandi vörumerkjalögum er gert ráð fyrir að vörumerki skuli birt í Stjórnartíðindum eða sérstöku blaði er ríkisstjórnin gefur út. Vegna umfangs vörumerkjaumsókna hefur ekki þótt henta að birta vörumerkjaumsóknir í Stjórnartíðindum. Frá árinu 1984 hafa vörumerkjaumsóknir og tilkynningar er varða hugverkaréttindi í iðnaði verið birtar í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum. Heiti blaðsins var breytt í ELS-tíðindi um áramótin 1995–96.
Um 22. gr.
Í greininni segir að unnt sé að koma fram andmælum við skráningu merkis innan tveggja mánaða frá birtingu þess. Hver sem er getur borið fram andmæli. Það er því ekki skilyrði að andmælandi sýni fram á að hann hafi lögmætra hagsmuna að gæta eins og gildir um ákvæði 29. gr.
Andmæli leiða til þess að skráning merkis er tekin til skoðunar að nýju. Andmælanda og eiganda skráningar gefst þá kostur á að koma sjónarmiðum sínum varðandi skráninguna á framfæri.
Í 3. og 4. mgr. er kveðið á um að Einkaleyfastofan skuli kveða upp úrskurð um framkomin andmæli, að virtum andmælarétti skv. 2. mgr., og að stofnuninni beri að tilkynna andmælanda og eiganda skráningar um niðurstöðu sína. Í 4. mgr. er einnig lagt til að heimilt verði að ógilda skráningu að hluta. Það getur t.d. átt við ef merki hefur verið skráð fyrir margs konar vöru eða þjónustu og Einkaleyfastofan telur að merkið geti einungis valdið hættu á ruglingi við merki andmælanda hvað varðar hluta þeirrar vöru eða þjónustu sem merkið óskast skráð fyrir. Úrræði sem þessu hefur verið beitt í framkvæmd, þ.e. í andmælamálum hefur Einkaleyfastofan í vissum tilfellum heimilað skráningu fyrir einungis hluta þeirrar vöru eða þjónustu sem óskað var skráningar fyrir.
Um 23. gr.
Ákvæði þessarar greinar verður að skoða annars vegar með hliðsjón af ákvæðum 17. og 18. gr. um forgangsrétt og hins vegar ákvæðum 8. tölul. 1. mgr. 14. gr. og 59. gr. er varða alþjóðlegar skráningar. Ákvæði greinarinnar eiga að tryggja rétt þeirra umsókna sem byggja á forgangsrétti og rétt alþjóðlegra skráninga.
Í 1. mgr. segir að ef umsókn sem byggir á forgangsrétti er lögð inn eftir að sambærilegt merki hefur verið skráð skuli Einkaleyfastofan tilkynna eiganda hins skráða merkis um þetta, ef hún telur að umsóknin hefði staðið í vegi fyrir skráningunni. Eiganda hins skráða merkis skal veittur frestur til að tjá sig um málið. Verði niðurstaðan sú að umsóknin sem byggir á forgangrétti sé samþykkt skal Einkaleyfastofan ógilda skráninguna að hluta til eða öllu leyti, eftir því sem við á, og verður merkið þá afmáð úr vörumerkjaskránni, sbr. ákvæði 32. gr.
Í 2. mgr. er vísað til þess að ákvæði 1. mgr. eigi einnig við varðandi alþjóðlega skráningu, sbr. ákvæði 59. gr.
Um 24. gr.
Í greininni er að finna heimild til að gera minni háttar breytingar á skráðu vörumerki, enda valdi þær því ekki að heildaráhrif merkisins raskist. Leggja ber ríka áherslu á að slíkar breytingar hafi ekki áhrif á sérkenni eða heildarmynd merkis.
Eigandi skráningar þarf að óska eftir slíkri breytingu og greiða tilskilið gjald. Breytt merki ber að birta í ELS-tíðindum til upplýsingar en ekki er heimilt að andmæla breytingunni. Eigandi merkisins getur borið synjun á beiðni sinni undir áfrýjunarnefnd.
Um 25. gr.
Með lögum nr. 67/1993 var bætt inn í gildandi vörumerkjalög tveimur nýjum greinum um notkunarskyldu vörumerkja, 25. gr. a og 25. gr. b. Þessum greinum hefur hér verið steypt saman í eina grein.
Í greininni segir að hafi eigandi skráðs vörumerkis ekki byrjað að nota merkið innan fimm ára frá skráningardegi geti hver sá sem hagsmuna hefur að gæta höfðað mál gegn honum í því skyni að fá skráninguna fellda úr gildi. Sama á við ef eigandi vörumerkis hefur hafið notkun á merkinu en síðar hætt henni og ekki notað það samfellt í fimm ár.
Notkun vörumerkis verður að tengjast raunverulegri markaðssetningu vöru eða þjónustu. Hafi eigandi merkis, fimm árum eftir skráningu, einungis hafið notkun á hluta af þeim vörum sem merkið er skráð fyrir verður skráningin ekki ógilt í heild sinni. Skráning verður þá einungis gerð ógild fyrir þær vörur sem ekki hefur verið byrjað að nota merkið fyrir. Vörumerki yrði ekki ógilt fyrir vörur sem teljast mjög skyldar þeim vörum sem þegar hefur verið hafin notkun á.
Ef eigandi skráningar getur fært gild rök fyrir því hvers vegna hann hefur ekki hafið notkun á vörumerki innan fimm ára frá skráningu verður skráning ekki ógilt. Erfitt er að segja nákvæmlega til um hvað telja skuli gild rök. Brostnar forsendur, svo sem fjárskortur, skortur á starfsfólki, erfiðleikar við öflun hráefnis eða markaðssetningu teldust t.d. ekki gild rök í þessu sambandi. Þó mætti gera undantekningu á ef erfiðleikar þessir væru tilkomnir vegna aðstæðna sem eigandi fær ekki ráðið við ( force major).
Um 26. gr.
Í greininni er kveðið á um hvenær vernd skrásetts vörumerkis hefst og hve lengi hún varir. Skráningartímabil er tíu ár í senn en fyrsta verndartímabilið getur þó verið lengra því vernd hefst frá og með umsóknardegi eða forgangsréttardegi en frestur telst frá skráningardegi. Eigandi telst sá sem er skráður eigandi í upphafi og ef einhver annar óskar endurnýjunar þarf hann að sýna fram á heimild sína.
Um 27. gr.
Í greininni er að finna ákvæði um meðferð umsókna um endurnýjun á skáningu vörumerkja. Eins og fram kemur í 26. gr. er skráningartímabil tíu ár í senn. Til þess að skráning gildi lengur þarf umsækjandi að leggja inn umsókn um endurnýjun merkis.
Í gildandi lögum er heimilt að leggja inn umsókn um endurnýjun ári áður en skráningartímabili lýkur. Hér er lagt til að sá tími verði styttur í sex mánuði. Ekki þykja vera rök fyrir því að eigendur geti lagt inn umsókn um endurnýjun svo löngu áður en skráningartíma lýkur og að auki getur skapast af því visst óhagræði.
Ákvæði 19. gr. eiga við um meðferð á umsókn um endurnýjun eftir því sem við getur átt. Við endurnýjun er það þó aðeins hin formlega hlið sem Einkaleyfastofunni ber að kanna.
Í 2. mgr. er lagt til að ef umsókn um endurnýjun telst fullnægjandi skuli merki endurnýjað og birt í ELS-tíðindum. Nægilegt er talið að birta skráningarnúmerið en ekki merkið sjálft. Slíkri birtingu eru ekki sett ákveðin tímamörk en væntanlega munu endurnýjanir birtar skömmu eftir að þær hafa verið færðar í vörumerkjaskrá.
Um 28. gr.
Í greininni eru talin upp þau tilvik sem leiða til þess að unnt er að fella skráningu úr gildi með dómi. Vakin er athygli á því að meginreglan er sú að einungis dómstólar geta fellt skráningu úr gildi. Eina undantekningin er í 23. gr. en samkvæmt því ákvæði getur Einkaleyfastofan lýst skráningu ógilda. Samkvæmt þessari grein eru það aðeins skráningar sem eru andstæðar efnisreglum laganna sem unnt er að ógilda.
Þau tilvik sem fallið geta undir ákvæði 1. mgr. eru mjög mörg. Sem dæmi má nefna ef merki hefur verið skráð andstætt ákvæðum 13. gr.
Í 2. mgr. eru talin upp þau tilvik sem geta komið upp eftir skráningu og leitt til ógildingar. Samkvæmt 1. tölul er heimilt að ógilda skráningu vegna notkunarleysis, en í 2. tölul. er ákvæði er varðar það er vörumerki missir aðgreiningareiginleika sína. Erlendis er þetta oft nefnt „degeneration“. Ákvæðið á því aðeins við ef vörumerki hefur öðlast almenna merkingu vegna notkunar eða aðgerðarleysis eiganda þess. Ákvæði 3. tölul. er sett til verndar neytendum og ber að skoða það með hliðsjón af ákvæði 2. tölul. 1. mgr. 14. gr.
Um 29. gr.
Í greininni er kveðið á um að hver sem lögmætra hagsmuna hefur að gæta geti höfðað mál gegn eiganda vörumerkis til að fá skráningu fellda úr gildi. Þetta getur t.d. átt við ef merki er talið skorta sérkenni. Engin tímamörk eru sett fyrir málsókn samkvæmt ákvæðinu og athuga ber sérstaklega að ekki er gert ráð fyrir að slík mál megi reka gegn yfirvöldum.
Í 2. mgr. segir að Einkaleyfastofan geti verið sóknaraðili í tilteknum málum þar sem opinberir hagsmunir eru taldir í húfi.
Um 30. gr.
Hér er lagt til að tekið verði upp ákvæði í lögin sem heimilar Einkaleyfastofunni að afmá skráningu vörumerkis ef starfsemi eiganda þess hefur sannanlega verið lögð niður. Hér er um nýmæli að ræða að danskri fyrirmynd.
Skráning vörumerkis gildir í tíu ár. Á hverjum tíma er í vörumerkjaskránni töluvert um skráð vörumerki í eigu fyrirtækja sem hafa hætt starfsemi á skráningartímabilinu án þess að vörumerkjaréttinum hafi verið ráðstafað um leið eða óskað hafi verið eftir því að merkið yrði afmáð úr skránni. Slíkar skráningar koma í veg fyrir að aðrir geti notað sama eða lík merki og ekki er hægt að fá þessi vörumerki framseld þar sem eigendur þeirra eru ekki lengur til. Ákvæði sem þetta ætti að stuðla að því að vörumerkjaskráin sé rétt og skráning vörumerkja þjóni viðskiptalífinu sem best.
Um 31. gr.
Samkvæmt ákvæðum stjórnsýslulaga er stjórnvaldi almennt heimilt að leiðrétta bersýnilegar villur sem fram koma í ákvörðunum. Ákvæði þessu er ætlað að taka af allan vafa um að slíkar leiðréttingar Einkaleyfastofunnar séu lögmætar. Enn fremur má benda á að í frumvarpinu hefur verið lagt til að vörumerki verði skráð áður en þau eru birt og því gefst ekki lengur tækifæri til að koma að athugasemdum við birtingu umsóknar áður en merki er skráð.
Hér er það gert að skilyrði að um augljós mistök sé að ræða, t.d. misritun á orði, nafni eða tölu eða aðrar bersýnilegar villur er varða form. Lagfæring þarf að eiga sér stað innan þriggja mánaða frá skráningardegi ef um skráningu er að ræða en innfærsludegi í öðrum tilvikum. Eftir að skráning hefur verið lagfærð skal eiganda hennar látið í té nýtt eintak af viðkomandi skjali.
Um 32. gr.
Í greininni eru talin upp þau tilvik sem leiða til þess að vörumerki verða afmáð úr vörumerkjaskránni.
Um 33. gr.
Í greininni er kveðið á um að erlendir aðilar sem óska eftir skráningu hér á landi verði að sanna að þeir hafi fengið samsvarandi merki skráð í heimalandi sínu. Ef um gagnkvæma réttarvernd er að ræða í hlutaðeigandi ríki fyrir íslenska aðila þurfa þeir erlendu hins vegar ekki að sanna skráninguna.
Talið er að í Parísarsamþykktinni og samningnum um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar felist samkomulag um gagnkvæmni. Því þurfa aðilar sem búsettir eru í einhverju aðildarríkja þeirra samninga ekki að sýna fram á skráningu merkis í heimalandi sínu samkvæmt ákvæði 1. mgr.
Ákvæði 2. mgr. hefur það í för með sér að ráðherra getur ákveðið að umsækjendur frá öðrum ríkjum en þeim sem eru aðilar að framangreindri samþykkt eða samningi þurfi ekki að sýna fram á skráningu, að því tilskildu að um gagnkvæma réttarvernd sé að ræða.
Krafan skv. 1. mgr. á því aðeins við þegar umsækjandi er frá ríki sem ekki hefur verið samið við um gagnkvæma réttarvernd, annaðhvort með tvíhliða samningi eða slíkt telst felast í fjölþjóðasamningum eins og Parísarsamþykktinni og samningnum um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar.
Um 34. gr.
Greinin fjallar um svonefnda „telle quelle“ reglu sem grundvallast á 6. gr. e (quinquies) Parísarsamþykktarinnar. Samkvæmt því ákvæði eiga öll merki sem skráð hafa verið löglega í upprunalandi að vera viðurkennd í sömu mynd í öðrum aðildarríkjum samþykktarinnar, með undantekningum þó. Undantekningarnar eru þær að synja má um skráningu merkis ef það skerðir rétt þriðja aðila, skortir öll sérkenni, brýtur í bága við allsherjarreglu eða getur blekkt almenning.
Þegar merki er skráð með vísun til þessa ákvæðis veitir skráningin ekki rýmri rétt en skráning í heimalandi.
Um 35. gr.
Í greininni er ákvæði um skyldu þeirra aðila sem ekki hafa lögheimili hér á landi til að hafa umboðsmann búsettan hérlendis. Umsækjandi þarf að eiga hér lögheimili í skilningi laga um lögheimili til að vera undanþeginn þessari skyldu.
Þörf hefur verið talin á slíku ákvæði, m.a. þar sem þeir sem ekki eiga varnarþing hér á landi verða ekki saksóttir hér. Fyrst og fremst er þetta þó til hagræðis þar sem oft er þörf á skjótum viðbrögðum frá umsækjendum vegna meðferðar umsókna og líklegra er að unnt sé að bregðast skjótt við ef aðili er búsettur í landinu.
Ekki eru gerðar sérstakar kröfur til umboðsmanna, eingöngu að um sé að ræða einstakling eða lögaðila sem á lögheimili hér á landi.
Í 2. mgr. er tekið á því ef umsækjandi tilnefnir ekki umboðsmann eða umboðsmaður segir af sér umboðsmennsku. Í slíkum tilvikum veitir Einkaleyfastofan umsækjanda frest til að bæta úr, en ef umboðsmaður er ekki tilnefndur innan frestsins skal afmá umsóknina.
Um 36. gr.
Í ákvæði þessu er byggt á þeirri meginreglu að frjáls sala á skráðum sem óskráðum vöumerkjum sé heimil. Bæði er heimilt að selja vörumerkið eitt sér eða með þeirri atvinnustarfsemi sem merkið er notað í. Sú meginregla er sett fram að við sölu á atvinnustarfsemi verði að taka sérstaklega fram ef vörumerki á ekki að fylgja með. Að öðrum kosti er merkið talið fylgja atvinnustarfseminni.
Um 37. gr.
Samkvæmt þessari grein er krafist skráningar á framsali. Í þessu tilviki fer ekki fram af hálfu Einkaleyfastofunnar nein efnisleg rannsókn heldur er aðeins metið hvort formlega sé gengið frá tilkynningu og gögnum um eigendaskipti. Ef framsalið er talið til þess fallið að villa um fyrir almenningi koma ákvæði 28. gr. til álita.
Í 2. mgr. er sett fram sú regla að þegar framsal er tilkynnt teljist sá eigandi merkis sem síðast var skráður eigandi þess.
Um 38. gr.
Í ákvæði þessu kemur fram að eigandi vörumerkis getur veitt öðrum leyfi til þess að nota merkið í atvinnuskyni. Nytjaleyfi eru algengir samningar á sviði vörumerkjaréttar og e.t.v. þeir mikilvægustu. Í greininni er veitt heimild til þess að nytjaleyfi taki annaðhvort til allrar eða hluta af þeirri vöru eða þjónustu sem merkið er skráð fyrir og jafnframt getur leyfið verið almennt eða sérstakt.
Ekki þykir lengur rétt að veita sérstaka heimild til þess að nytjaleyfið taki til afmarkaðra svæða landsins. Er í þessu sambandi horft til bannákvæða samkeppnislaga, nr. 8/ 1993, sérstaklega ákvæðis um bann við skiptingu markaða eftir svæðum. Aðilar að nytjaleyfissamningum verða því framvegis að gæta þess að ákvæði samninga séu í samræmi við reglur samkeppnislaga og geta eftir atvikum sótt um undanþágu frá bannreglum laganna.
Í 2. mgr. er mælt fyrir um að réttur eiganda vörumerkis geti gengið framar rétti leyfishafans ef sá síðarnefndi brýtur tiltekin ákvæði samningsins. Þá er heimild leyfishafa til framsals á rétti sínum samkvæmt nytjaleyfissamningi takmörkuð. Þannig er nytjaleyfishafa aðeins heimilt að framselja rétt ef veitt er sérstök heimild til framsals í samningi.
Í 3. mgr. segir að aðilar nytjaleyfissamnings geti óskað eftir því að nytjaleyfi verði fært í vörumerkjaskrá og birt. Sama á við ef leyfið fellur úr gildi. Samkvæmt greininni ber Einkaleyfastofunni að meta það hvort notkun leyfishafa á vörumerkinu geti leitt til hættu á ruglingi. Telji stofnunin hættu á slíku getur hún synjað um innfærslu á nytjaleyfi í vörumerkjaskrá. Synjun Einkaleyfastofunnar má skjóta til áfrýjunarnefndar.
Um 39. gr.
Samkvæmt þessari grein er eiganda vörumerkis, þeim sem hefur fengið merkið að veði eða gert aðför í því, heimilt að láta skrá athugasemd um réttinn í vörumerkjaskrá. Tilkynningu verða að fylgja gögn um þann rétt sem um er að ræða. Einkaleyfastofan getur ekki neitað að skrá athugasemd sem að formi til er fullnægjandi, en þyki tilkynning til þess fallin að villa um fyrir mönnum er hægt að beita reglunum í 28. og 29. gr.
Um 40. gr.
Eins og greinin ber með sér er hér um bann að ræða en ekki refsiákvæði og er reglan nánast til fyllingar ákvæðum 14. gr., einkum 2. tölul. 1. mgr., og 28. gr. Þá er talin þörf á slíkri reglu vegna ákvæða V. kafla um framsal vörumerkja, leyfi o.fl. Hér getur bæði verið um að ræða skerðingu á opinberum hagsmunum og hagsmunum einstaklinga og miðast ákvæðið um sakaraðild við það.
Hætt er við að merki geti orðið villandi þegar það hefur verið framselt eða leyfi veitt til notkunar þess. Því eru í 1. mgr. ákvæði sem lúta að þessu, en almenna reglan er sett fram í 2. mgr. Ákvæði greinarinnar eiga ekki aðeins við þegar merkið sjálft er villandi, heldur einnig þegar það er notað á villandi hátt eða starfsemi notandans er ekki þess eðlis sem merkið bendir til.
Um 41. gr.
Hér er mælt fyrir um réttarúrræði sem eigendur vörumerkjaréttar geta gripið til ef þeir telja brotið á rétti sínum. Lögbann getur verið mjög áhrifaríkt réttarúrræði á sviði hugverkaréttar og því þykir rétt að kveða sérstaklega á um að unnt sé að krefjast þess. Eigandi vörumerkjaréttar getur haft mikinn hag af því að brot sé stöðvað strax.
Lögbann er hægt að leggja við athöfn sem er hafin eða er yfirvofandi. Skilyrði fyrir lögbanni er að gerðarbeiðandi sanni eða leiði líkur að því að athöfnin brjóti eða muni brjóta gegn lögvörðum rétti hans. Beiðni um lögbann skal beint til sýslumanns á heimilisvarnarþingi gerðarþola eða þar sem meint ólögmæt athöfn fer fram eða líkur eru á að hún muni fara fram. Framkvæmd lögbanns fer eftir almennum reglum sem gilda um lögbann, þ.e. lögum nr. 31/1990, um kyrrsetningu, lögbann o.fl.
Um 42. gr.
Í 1. mgr. kemur fram sú almenna regla að banna megi með dómi hvers konar óréttmæta notkun vörumerkis.
Í greininni eru jafnframt talin upp refsiviðurlög við brotum gegn vörumerkjarétti. Ákvæðið er bundið við ásetningsbrot. Í hugverkarétti eru flest dómsmál einkaréttarlegs eðlis og er þá beitt öðrum úrræðum, t.d. skaðabótum. Einungis þykir þörf á refsiviðurlögum við skipulegri brotastarfsemi. Hér gilda að öðru leyti almennar reglur refsiréttarins, svo sem um tilraun og hlutdeild.
Heimild 2. mgr. til að beita varðhaldi eða fangelsisvist í allt að þrjá mánuði er í samræmi við refsiákvæði einkaleyfalaga, nr. 17/1991, og laga um hönnunarvernd, nr. 48/ 1993. Þá er ákvæði 3. mgr., um að lögaðila megi ákvarða sekt án tillits til þess hvort sök verður sönnuð á starfsmann lögaðila eða ekki, samhljóða ákvæði samkeppnislaga, nr. 8/1993, og laga um hönnunarvernd.
Um 43. gr.
Í 1. mgr. kemur fram að brot framin af ásetningi eða gáleysi leiða til þess að hinn brotlegi er skaðabótaskyldur. Bætur miðast við tjón þess sem brotið var gegn. Um mat á tjóninu gilda almennar reglur. Þó ber að hafa í huga að brot gegn vörumerkjarétti getur rýrt viðskiptavild sem tengist vörumerki þótt ekki sé beinlínis hægt að sýna fram á minni viðskipti. Tjónið getur t.d. verið á þann veg að viðskipti aukist ekki. Þegar um skerðingu á viðskiptavild er að ræða ber að hafa í huga þá vinnu og þann kostnað sem lagt hefur verið út í til að skapa viðskiptavildina. Sérstaklega er brýnt að líta til þess þegar aðgerðir annarra hafa beinlínis miðað að því eða haft þau áhrif að veikja stöðu vörumerkis sem áður hafði sterka stöðu á markaðnum.
Í 2. mgr. er ákvæði sem aðeins á við um brot framin í góðri trú. Mat á því hvað telst vera hæfilegt endurgjald er í höndum dómstóla og ber þá að horfa til þess hvað telst vera sanngjarnt í hverju tilviki. Hins vegar má endurgjald fyrir hagnýtingu ekki nema hærri fjárhæð en sem svarar þeim hagnaði sem hinn bótaskyldi hefur haft af brotinu.
Um 44. gr.
Í ákvæði þessu er mælt fyrir um ráðstafanir sem dómstóll getur gripið til í þeim tilgangi að hindra misnotkun á vörumerki. Ákvæðið er almennt orðað og hafa dómstólar því frelsi til að kveða á um þær ráðstafanir sem best þykja hæfa hverju sinni.
Um 45. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringa.
Um 46. gr.
Í 1. mgr. er ákvæði um að málsóknarheimild geti verið bæði hjá eiganda vörumerkis og nytjaleyfishafa. Skýr ákvæði um aðild eru nauðsynleg í þessum efnum, einkum um rétt leyfishafa. Jafnframt er mikilvægt að eigandi vörumerkis geti gætt hagsmuna sinna. Ákvæðið er frávíkjanlegt og gildir því aðeins að aðilar hafi ekki samið um annað. Ef leyfishafar eru fleiri en einn á hver leyfishafi aðild.
Í 2. mgr. er ákvæði um að leyfishafi, sem höfðar mál, skuli tilkynna eiganda vörumerkis um málshöfðunina. Þetta er til þess að tryggja að ekki verði rekin fleiri en eitt mál samtímis.
Um 47. gr.
Í greininni er skilgreint hvað átt er við með alþjóðlegri skráningu vörumerkis. Hjá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) í Genf starfar skrifstofa sem sér um alþjóðlega skráningu vörumerkja í samræmi við ákvæði bókunar við Madridsamninginn. Sú skrifstofa er nefnd alþjóðaskrifstofan.
Í 2. mgr. er ákveðið að Einkaleyfastofan taki við og meðhöndli umsóknir um alþjóðlega skráningu vörumerkja og sjái um alþjóðlegar skráningar. Annars vegar er um að ræða móttöku umsókna frá íslenskum aðilum sem óska eftir alþjóðlegri skráningu og hins vegar móttöku alþjóðlegra skráninga sem óskað er eftir að öðlist gildi hér á landi.
Um 48. gr.
Í greininni er kveðið á um það hverjir geti lagt inn umsókn um alþjóðlega skráningu vörumerkis. Ákvæðið er byggt á 1. mgr. 2. gr. bókunarinnar við Madridsamninginn.
Til að geta lagt inn umsókn um alþjóðlega skráningu vörumerkis hjá Einkaleyfastofunni þarf umsækjandi að vera eigandi íslenskrar vörumerkjaumsóknar eða vörumerkjaskráningar. Auk þess þarf umsækjandi að vera íslenskur ríkisborgari eða vera búsettur hér á landi eða reka virka atvinnustarfsemi í landinu (á ensku real and effective industrial or commercial establishmen t). Ef þessum skilyrðum er ekki fullnægt er Einkaleyfastofunni heimilt að vísa umsókn um alþjóðlega skráningu frá.
Um 49. gr.
Í greininni er kveðið á um hvað þurfi að koma fram í umsókn um alþjóðlega skráningu og um form umsóknarinnar.
Umsókn má einungis leggja inn á þar til gerðu eyðublaði sem hægt er að fá hjá Einkaleyfastofunni. Þessi eyðublöð lætur alþjóðaskrifstofan stofnuninni í té. Aðildarríki bókunarinnar við Madridsamninginn geta valið um hvort notuð er franska eða enska sem samskiptamál við alþjóðaskrifstofuna. Ísland mun velja ensku og verða umsóknir því að vera á ensku.
Samkvæmt 8. gr. bókunarinnar er skrifstofum aðilarríkja hennar heimilt að krefjast gjalds fyrir móttöku og meðhöndlun umsókna um alþjóðlega skráningu og er gert ráð fyrir að slíkt gjald verði lagt á hér á landi. Auk þessa gjalds þarf að greiða önnur gjöld til alþjóðaskrifstofunnar í samræmi við ákvæði bókunarinnar og reglna sem henni fylgja.
Um 50. gr.
Í greininni er að finna fyrirmæli um meðhöndlun Einkaleyfastofunnar á umsókn um alþjóðlega skráningu. Ákvæðið byggir á 3. gr. bókunarinnar við Madridsamninginn.
Einkaleyfastofan á að hafa eftirlit með því að þær upplýsingar, sem koma fram í umsókn um alþjóðlega skráningu, samsvari þeim upplýsingum sem koma fram í landsbundinni umsókn eða skráningu sem alþjóðlega umsóknin byggist á. Ef upplýsingarnar eru samsvarandi ber Einkaleyfastofunni að senda alþjóðaskrifstofunni staðfestingu á því ásamt umsókninni. Einkaleyfastofan á einnig að tilgreina innlagningardag (þ.e. umsóknardag) alþjóðlegu umsóknarinnar og umsóknardag og númer landsbundinnar umsóknar eða skráningar, sbr. 1. mgr. 3. gr. bókunarinnar.
Ef umsókn um alþjóðlega skráningu berst alþjóðaskrifstofunni innan tveggja mánaða frá því að umsóknin var lögð inn hjá Einkaleyfastofunni telst sá dagur vera skráningardagur alþjóðlegu skráningarinnar. Ef umsóknin kemur hins vegar til alþjóðaskrifstofunnar síðar skal alþjóðlegi skráningardagurinn vera sá dagur þegar umsóknin barst skrifstofunni.
Ef ekki er samræmi með þeim upplýsingum sem koma fram í umsókn um alþjóðlega skráningu og upplýsingum sem koma fram í hinni landsbundnu umsókn eða skráningu skal gefa umsækjanda kost á að bæta úr því. Mikilvægt er að sá frestur sé ekki langur þar sem umsækjandi getur fengið alþjóðlega skráningu frá umsóknardegi hér á landi ef umsóknin berst alþjóðaskrifstofunni innan tveggja mánaða, eins og áður segir.
Einkaleyfastofan kannar ekki önnur atriði en þau sem greint er frá í þessari grein. Alþjóðaskrifstofan tekur að öðru leyti afstöðu til umsóknarinnar.
Um 51. gr.
Ákvæði 48.–50. gr. varða þau tilvik þegar íslenskir aðilar sækja um alþjóðlega skráningu. Þessi grein tekur hins vegar til þess þegar erlendir aðilar sækja um alþjóðlega skráningu sem ætlað er að gilda hér á landi. Alþjóðaskrifstofan skal tilkynna Einkaleyfastofunni um að komið hafi fram slík krafa. Einkaleyfastofunni ber þá að rannsaka, á sama hátt og við á um landsbundnar umsóknir, hvort eitthvað standi í vegi fyrir því að skráningin gildi hér, sbr. 5. gr. bókunarinnar við Madridsamninginn.
Um 52. gr.
Í greininni eru ákvæði er varða rannsókn Einkaleyfastofunnar á alþjóðlega skráðu vörumerki.
Eftir að umsókn berst alþjóðaskrifstofunni eru formskilyrði könnuð og að þeim uppfylltum er merkið skráð. Tilkynning um það er send þeim ríkjum sem óskað er eftir vernd í (tilnefnd ríki) og merkið er birt í riti sem alþjóðaskrifstofan gefur út. Það er því vörumerki sem skráð hefur verið alþjóðlegri skráningu sem kemur til rannsóknar hér en ekki umsókn.
Þegar þess er óskað að alþjóðleg skráning vörumerkis öðlist gildi hér á landi sendir alþjóðaskrifstofan tilkynningu þar um til Einkaleyfastofunnar. Einkaleyfastofan tekur þá skráningu til rannsóknar eins og um landsbundna umsókn væri að ræða, sbr. athugasemdir við 51. gr.
Samkvæmt 5. gr. bókunarinnar við Madridsamninginn er aðildarríkjum heimilt að synja um vernd alþjóðlegrar skráningar. Í 1. mgr. þessarar greinar er sagt fyrir um hvernig með skuli fara ef Einkaleyfastofan telur alþjóðlegu skráninguna óskráningarhæfa hér. Einkaleyfastofunni ber þá að senda alþjóðaskrifstofunni tilkynningu um synjunina innan 18 mánaða frá dagsetningu tilkynningar um að Ísland hafi verið tilnefnt. Synjun Einkaleyfastofunnar þarf ekki að vera endanleg því að eigandi skráningar getur gert athugasemdir og óskað eftir að skráningarhæfi merkis verði metið að nýju. Ef eigandi skráningarinnar kemur fram með athugasemdir og óskar eftir að ákvörðunin sé endurskoðuð er honum skylt að tilnefna umboðsmann búsettan hér á landi í samræmi við 35. gr. (sbr. reglur við bókunina, 17. gr. vii).
Tilkynningu um synjun getur Einkaleyfastofan þó sent eftir 18 mánaða frestinn ef forsendur fyrir synjun koma fyrst fram í andmælamáli og andmælafresturinn fer fram yfir þann tíma. Einkaleyfastofan skal í slíkum tilvikum greina alþjóðaskrifstofunni frá því innan 18 mánaða að hugsanlegt sé að synjun um skráningu berist síðar.
Sjái Einkaleyfastofan ekkert því til fyrirstöðu að skráning öðlist gildi hér á landi skal alþjóðlega skráningin birt í ELS-tíðindum. Í birtingunni skal koma fram alþjóðlegur skráningardagur en hann segir einnig til um frá hvaða tíma skráning hefur gildi hér. Oftast yrði sá dagur hinn sami og umsóknardagur alþjóðlegu umsóknarinnar hjá þeirri stofnun sem upphaflega tók við henni.
Um 53. gr.
Í greininni er að finna ákvæði um andmæli við gildi alþjóðlegrar skráningar hér á landi.
Í 1. mgr. eru fyrirmæli um það hvernig andmæli skuli úr garði gerð og um andmælafrest.
Í 2. mgr. segir að tilkynna skuli alþjóðaskrifstofunni ef ákvörðun um að skráning taki gildi hér er afturkölluð. Einnig skal skýra frá andmælunum og rökstuðningi þeirra. Alþjóðaskrifstofan tilkynnir eiganda skráningarinnar þetta.
Eigandi skráningar getur tjáð sig um framkomin andmæli innan frests sem Einkaleyfastofan ákveður. Ef eigandi vill tjá sig ber honum að hafa umboðsmann búsettan hér á landi í samræmi við 35. gr.
Í 5. mgr. segir að tilkynna skuli endanlega ákvörðun til alþjóðaskrifstofunnar. Hér er átt við að þetta skuli gert eftir að niðurstaða er fengin í máli sem hefur verið áfrýjað eða að liðnum áfrýjunarfresti.
Um 54. gr.
Ákvæði þessarar greinar tekur til þess þegar umsækjandi alþjóðlegrar skráningar á sama vörumerki skráð hér á landi. Samkvæmt 4. gr. b (bis) bókunarinnar við Madridsamninginn á, að vissum skilyrðum uppfylltum, að breyta landsbundnu skráningunni í alþjóðlega skráningu. Það er m.a. skilyrði að alþjóðlega skráningin taki til sömu vöru og þjónustu og hin landsbundna skráning gerði.
Um 55. gr.
Í greininni kemur fram sú meginregla að alþjóðleg skráning sé háð landsumsókn eða landsskráningu sem hún upphaflega byggist á. Ef alþjóðleg skráning fellur úr gildi, að hluta eða öllu leyti, fellur hún með sama hætti úr gildi hér á landi. Undantekningar frá þessari reglu er að finna í ákvæðum 56.–58. gr.
Um 56. gr.
Í greininni segir að fimm árum eftir skráningardag alþjóðlegrar skráningar sé hún í raun orðin „sjálfstæð“ gagnvart landsbundnu skráningunni eða umsókninni. Þó að landsbundin skráning, sem var grundvöllur hinnar alþjóðlegu skráningar, falli úr gildi mun alþjóðlega skráningin halda gildi sínu hér á landi. Fyrstu fimm ár skráningartímabils alþjóðlegrar skráningar er skráningin því í raun háð þeirri landsumsókn eða skráningu sem hún upphaflega byggðist á.
Um 57. gr.
Eins og kemur fram í athugasemdum við 56. gr. er alþjóðleg skráning háð landsumsókn eða skráningu sem hún upphaflega byggðist á fyrstu fimm ár skráningartímabilsins. Falli landsumsókn eða skráning úr gildi innan þessara tímamarka fellur alþjóðlega skráningin einnig úr gildi. Þetta hefur verið nefnt „central attack“.
Hér er ákveðið að þegar slíkt hefur átt sér stað geti eigandi skráningar lagt inn umsókn hér á landi og sú umsókn fengið sem umsóknardag gildistökudag alþjóðlegu skráningarinnar sem fallin er úr gildi. Reglan byggist á 9. gr. e (quinquies) bókunarinnar við Madridsamninginn. Nánar er fjallað um skilyrði slíkrar yfirfærslu í greininni. Að auki byggjast ákvæði þessarar greinar á 3. og 4. mgr. 6. gr. bókunarinnar.
Um 58. gr.
Greinin fjallar um, eins og 57. gr., hvernig umsóknardagur nýrrar umsóknar geti undir vissum kringumstæðum talist sá sami og gildistökudagur alþjóðlegu skráningarinnar var. Í þessu tilviki er ástæða þess að alþjóðlega skráningin hefur fallið úr gildi sú að heimaland eiganda skráningarinnar hefur sagt upp aðild sinni að bókuninni við Madridsamninginn.
Ákvæði greinarinnar byggist á 5. mgr. 15. gr. bókunarinnar.
Um 59. gr.
Í greininni er kveðið á um það hvenær alþjóðleg skráning öðlast gildi hér á landi en upphaf gildistímans getur miðast við þrjú mismunandi tímamörk, í fyrsta lagi frá alþjóðlegum skráningardegi, í öðru lagi frá því að Ísland var tilnefnt, í samræmi við reglur um síðari tilnefningar, sbr. 2. mgr. 3. gr. c (ter) bókunarinnar við Madridsamninginn, og í þriðja lagi frá forgangsréttardegi njóti hin alþjóðlega skráning forgangsréttar, sbr. 2. mgr. 4. gr. bókunarinnar og 17. gr. þessa frumvarps.
Eins og fram kemur í 52. gr. er aðildarríkjum að bókuninni við Madridsamninginn heimilt að synja um vernd alþjóðlegrar skráningar. Ef slík synjun á sér stað mun skráningin aldrei öðlast gildi hér á landi.
Alþjóðleg skráning, eins og hún er skráð og birt, hefur sömu réttaráhrif hér og landsbundnar skráningar. Þetta hefur í för með sér að ákvæði vörumerkjalaga munu í meginatriðum einnig gilda um þau vörumerki sem njóta hér verndar með alþjóðlegri skráningu.
Um 60. gr.
Í greininni er að finna ákvæði varðandi birtingu. Hér er kveðið á um hvað Einkaleyfastofunni ber að auglýsa auk þeirra tilvika sem þegar hafa verið nefnd.
Um 61. gr.
Ákvörðunum Einkaleyfastofunnar varðandi umsóknir um alþjóðlega skráningu hér á landi má áfrýja til áfrýjunarnefndar með sama hætti og um landsumsókn væri að ræða. Ákvæði 63. gr. gilda í raun einnig að öllu leyti um alþjóðlegar vörumerkjaumsóknir, þar á meðal um áfrýjunargjald og um heimild til að bera mál undir dómstóla.
Um 62. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringa.
Um 63. gr.
Í greininni er að finna almennt ákvæði um heimild til að áfrýja einstökum ákvörðunum og úrskurðum Einkaleyfastofunnar til áfrýjunarnefndar. Samkvæmt gildandi vörumerkjalögum er einungis umsækjanda heimilt að áfrýja ákvörðun Einkaleyfastofunnar til áfrýjunarnefndar. Andmælandi hefur ekki sama rétt heldur þarf hann að snúa sér beint til dómstóla. Hér er hins vegar lagt til að aðilar máls hafi jafnan rétt til að áfrýja til áfrýjunarnefndar, sbr. ákvæði stjórnsýslulaga, nr. 37/1993. Þetta er að auki í samræmi við ákvæði einkaleyfalaga, nr. 17/1991, og laga um hönnunarvernd, nr. 48/1993.
Til frekara samræmis við ákvæði laga um einkaleyfi og hönnunarvernd er lagt til að áfrýjunarfrestur verði tveir mánuðir, en tilkynning um áfrýjun, auk tilskilins gjalds, þarf að berast iðnaðarráðuneytinu innan frestsins en ráðuneytið tekur við áfrýjunum fyrir hönd áfrýjunarnefndar. Tveir mánuðir verða að teljast nægur tími til þess að taka ákvörðun um áfrýjun.
Í 2. mgr. er ákvæði um skipan áfrýjunarnefndar og er það í samræmi við ákvæði gildandi laga að öðru leyti en því að hér er gert ráð fyrir að formaður nefndarinnar skuli auk þess að vera lögfræðingur hafa sérþekkingu á hugverkarétti.
Í 3. mgr. er lagt til að frestur sá, sem aðilar máls hafa til að bera ákvarðanir eða úrskurði Einkaleyfastofunnar eða áfrýjunarnefndar undir dómstóla, verði þrír mánuðir í stað sex eins og í gildandi lögum.
Um 64. gr.
Hér er að finna ákvæði sem svara til ákvæða gildandi laga. Þau sýna að vörumerkjaskráin er „opin“, þ.e. almenningur á rétt á að fá vitneskju um það sem skráð er þar, en þó gegn gjaldi, sbr. 65. gr. Þá er mönnum veitt tækifæri til að kynna sér fyrir fram hvort ákveðið vörumerki er skráð, t.d. með fyrirspurn í síma.
Um 65. gr.
Hér er að finna heimild fyrir ráðherra til að setja reglugerð um þau atriði sem talin eru upp í greininni. Athuga ber að ekki er um tæmandi talningu að ræða.
Um 66. gr.
Í 1. mgr. eru fyrirmæli um að ákvæði frumvarpsins raski ekki gildi eldri vörumerkjaskráninga þótt vörumerkin fullnægi ekki skilyrðum til að vera skráð sem ný merki. Reglan undirstrikar að ákvæði frumvarpsins verða ekki gerð afturvirk.
Ákvæði 2. mgr. verður að skoða í ljósi athugasemda við 12. gr. Ákvæðið er sett til að taka af allan vafa um að ekki er gerð krafa um nákvæma tilgreiningu á vöru eða þjónustu fyrir merki sem þegar eru skráð fyrr en að endurnýjun þeirra kemur.
Um 67. gr.
Í 1. mgr. er mælt fyrir um gildistöku laganna og miðast hún við 1. janúar 1997, en frá og með þeim degi ber Einkaleyfastofunni að taka við umsóknum um alþjóðlega skráningu vörumerkja. Vísast hér til umfjöllunar um VIII. kafla í athugasemdum um efni frumvarpsins.
Í 2. mgr. er skýrt kveðið á um að með umsóknir sem berast Einkaleyfastofunni fyrir gildistöku laganna skuli farið eftir eldri lögum. Engin undantekning er gerð frá þessu og skal því öll meðferð umsókna sem berast fyrir gildistöku, sem og efni og umfang réttinda, vera í samræmi við ákvæði eldri laga.
Fylgiskjal.
Fjármálaráðuneyti,
fjárlagaskrifstofa:
Umsögn um frumvarp til laga um vörumerki.
Með frumvarpi þessu er lagt til að löggjöf um vörumerki verði endurnýjuð, enda komin til ára sinna. Við bætast ýmis ákvæði sem m.a. leiðir af þróun í aðildarríkjum EES og á alþjóðavettvangi. Einkaleyfastofan annast vörumerkjaskráningu hér á landi. Skráning vörumerkja krefst sérþekkingar og mun hin nýja löggjöf, ef samþykkt verður, gera í vissum efnum auknar kröfur til starfsmanna, jafnframt því sem gert er ráð fyrir að umfang starfseminnar aukist nokkuð. Í þessu efni þarf m.a. að taka tillit til nýrra ákvæða um alþjóðlega skráningu vörumerkja.
Á Einkaleyfastofunni starfa nú 11 manns. Ætla má að samþykkt frumvarpsins geti leitt til þess að bæta þurfi við einum starfsmanni og er heildarkostnaður við það talinn um 3 m.kr. Einkaleyfastofan hefur nú fengið til afnota 250 fermetra aukið húsnæði á 2. hæð á Lindargötu 9. Þegar er gert ráð fyrir kostnaði við skrifstofubúnað og nauðsynlegar breytingar á húsnæðinu í fjárheimildum stofunnar á árinu 1997 og kemur því ekki til frekari útgjalda ríkissjóðs af þeim sökum.
Gert er ráð fyrir að sértekjur af skráningu vörumerkja, einkaleyfa og hönnunar muni sem fyrr standa undir kostnaði við starfsemi stofnunarinnar. Því mun ekki koma til aukinna útgjalda hjá ríkissjóði vegna samþykktar þessa frumvarps. Vakin skal þó athygli á að enn ríkir veruleg óvissa um hve margar alþjóðlegar vörumerkjaumsóknir verða lagðar inn hjá stofnuninni og því er óljóst hvort umsóknargjöld muni standa undir kostnaði við alþjóðlegar vörumerkjaskráningar.
